La Protección de la Marca Notoria en las Reformas a la Ley de Invenciones y Marcas
Lic. Horacio Rangel Ortiz
Nota Preliminar
Todos sabemos que algunas marcas poseen tan vasta reputación que, incluso si no se encuentran registradas ni se utilizan en el país, son notoriamente conocidas por el consumidor medio. Por tanto, si tal marca es utilizada por terceros no autorizados, el consumidor puede pensar equivocadamente que los bienes y servicios en los que se emplea tienen su origen en el titular de la marca notoriamente conocida. Cabe la posibilidad que el consumidor espere una determinada calidad que representa la marca notoriamente conocida. Como lo ha hecho notar la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,(1) el problema de la utilización no autorizada de marcas notoriamente conocidas, especialmente extranjeras, es particularmente frecuente en los países en desarrollo y como las marcas extranjeras notoriamente conocidas suelen gozar de un gran prestigio en esos países, la probabilidad de confusión es también especialmente grande en esos casos.
(1) OMPI, Aspectos de la protección del consumidor relacionados con la propiedad industrial (Proyecto de memorándum revisado por la Oficina Internacional), BIG/206, Ginebra, marzo de 1981, pág. 23
Por estas razones, se puede hablar de un triple interés en la protección de las marcas notoriamente conocidas. Interesa a los dueños de marcas notoriamente conocidas que el prestigio y el activo intangible simbolizados por sus marcas se hallen protegidos contra el uso indebido y, eventualmente, el deterioro provocado por su utilización no autorizada. Pero interesa también a los consumidores, particularmente en los países en desarrollo, hallarse protegidos contra el engaño y la confusión en cuanto a la procedencia y calidad de los productos y servicios vendidos por terceros no autorizados utilizando marcas notoriamente conocidas. De ahí que la protección contra la autorización de marcas notoriamente conocidas beneficie tanto a los titulares de estas marcas como a los consumidores, además de promover en general prácticas comerciales equitativas y honestas.(2)
(2) Ibid.
Así, por Decreto de 27 de noviembre de 1986 el Congreso de la Unión reformó la Ley de Invenciones y Marcas, mismo que fue promulgado el 29 de diciembre de 1986 para entrar en vigor a partir del 17 de enero de 1987.(3) En este decreto se han incluido modificaciones al sistema que anteriormente regulaba la protección de las marcas notorias en México. Bajo el antiguo sistema, la protección de las marcas notorias generalmente se obtenía a través de la aplicación del artículo 6 bis de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial -de la que México es miembro desde el año de 1903- y con apoyo en precedentes administrativos y judiciales en los que las autoridades mexicanas aplicaron esta disposición en casos concretos que involucraban el reconocimiento de la notoriedad de la marca como fuente de derechos.(4)
(3) Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1987
(4) Diario Oficial de la Federación de 17 se septiembre de 1903 (Acta de Bruselas); de 30 de abril de 1930 (Acta de La Haya); de 18 de julio de 1955 (Acta de Londres); de 31 de diciembre de 1962 (Acta de Lisboa); y de 27 de julio de 1976 (Acta de Estocolmo).
Por muchos años este sistema permitió a los propietarios de marcas notorias, así como a los litigantes y a las autoridades en general reprimir diversos actos de piratería de marcas notoriamente conocidas en México a través de la autoaplicación del artículo 6 bis de la Convención de París.(5) A pesar de esto último, no todos los tribunales que han conocido de este tipo de negocios han estado de acuerdo en proteger las marcas notoriamente conocidas a través de la aplicación del artículo 6 bis, pues con anterioridad a las reformas llegaron a dictarse decisiones aisladas en virtud de las cuales se desconocía el carácter autoaplicativo de esta disposición del Convenio de París, lo que podría interpretarse como un antecedente de las reformas a la Ley en esta materia, o bien como una posible política inconfesada para reformar la Ley en estos aspectos.
(5) Artículo 6 bis (Marcas: marcas notoriamente conocidas) 1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o Invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, Imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 2. Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tiene la facultad de preveer un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3. No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.
En este trabajo se presentan los antecedentes que han llevado a las autoridades mexicanas a proteger las marcas notoriamente conocidas en nuestro país. Posteriormente, se hace un análisis de dos decisiones judiciales que ilustran la aplicación y la no aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París, para concluir con el examen de las nuevas disposiciones que regulan la protección de las marcas notorias bajo la Ley de Invenciones y Marcas.
El compromiso del Estado Mexicano de proteger las marcas notorias
El compromiso del Estado mexicano consiste en proteger las marcas notoriamente conocidas ha existido por más de cincuenta años desde la ratificación por parte del Ejecutivo(6) y la promulgación(7) de la Revisión de la Haya al Convenio de París. En esta revisión se incluyeron por primera vez disposiciones relacionadas con la protección de las marcas notoriamente conocidas a través de la inclusión del artículo 6 bis. Las modificaciones realizadas al artículo 6 bis en las Revisiones de Londres y de Lisboa(8) fueron posteriormente adoptadas por el Estado mexicano. En esta última Conferencia, el artículo fue objeto de una discusión detallada y su aplicación, que antes se refería únicamente a la denegación o cancelación del registro de una marca que entre en conflicto con otra marca notoriamente conocida en el país de que se trate, se extendió a la prohibición de uso de la marca.(9)
(6) 22 de marzo de 1929 (sujeta a la previa aprobación del Senado que tuvo lugar el 19 de diciembre de 1928). Véase David Rangel Medina, Tratado de Derecho Mercario, Editorial Libros de México, S. A., México. 1960, pág. 64.
(7) 14 de marzo de 1930. Diario Oficial de la Federación de 30 de abril de 1930.
(8) En que el artículo 6 bis fue modificado. G.H.C. Bodenhausen, Gula para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial revisado en Estocolmo en 1967, BIRPI, Ginebra, 1969, pág. 97.
(9) Véase supra nota 4. Véase también ibid.
Las decisiones más notables que se han dado en la jurisprudencia mexicana en materia de marcas notoriamente conocidas fueron dictadas durante los años cincuenta y sesenta. Durante este período, los tribunales aplicaron sistemáticamente el artículo 6 bis en una serie de juicios que se inicia con el famoso caso BULOVA en el que se adopta la regla de la notoriedad como fuente de derechos.(10) La regla del caso BULOVA fue adoptada posteriormente en otros juicios que involucraban marcas notorias como G. E., CADILLAC, SEARS, SINGER, SPRITE, GUERLAIN, CHANEL, etc.(11)
(10) Gaceta de la propiedad Industrial, noviembre de 1950, pág. 1489.
(11) Véase David Rangel Medina. "La protección de las marcas notorias en la jurisprudencia mexicana", en Actas de derecho industrial, 10, Madrid, 1984-85, págs. 35-60.
El caso GUCCI fallado por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa
A pesar de los numerosos casos en que se ha sostenido la protección de las marcas notorias a través del artículo 6 bis, el carácter autoaplicativo de esta disposición no ha estado libre de controversias y contradicciones.(12)
(12) Una discusión sobre las violaciones al Convenio de París por parte de las autoridades de los distintos países miembros aparece en el artículo de George R. Gansser, Violations of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, en Journal of the Patent Office Society, Vol. 63, No. 3. 1981, págs. 138-171.
En el año de 1983 se ve interrumpida la serie de casos que había sostenido la aplicación del artículo 6 bis en un fallo dictado por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa (Quejoso: Gucci de México, S. A. R. A. 38/83 acuerdo de 7 de diciembre de 1983). Este caso involucraba a la empresa Gucci de México, S.A., que no guarda relación alguna con los auténticos dueños de la marca GUCCI, como solicitante del registro para la marca GUCCI para ser aplicada a calzado. El registro fue negado por la Oficina de Marcas por considerar que la marca GUCCI era notoriamente conocida y el solicitante no contaba con la autorización de los auténticos dueños de esta marca. En la etapa en que el asunto había llegado al Segundo Tribunal, la Oficina de Marcas defendió la aplicación del artículo 6 bis y la legalidad de la resolución administrativa que negó el registro a Gucci de México. Sin embargo, el Tribunal falló en favor de Gucci de México alegando, entre otras cosas, que el artículo 6 bis no era aplicable en México por no haberse incorporado a la legislación doméstica. En apoyo de esta proposición el Tribunal hizo valer su propia interpretación del artículo 25 del Convenio (Acta de...
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