Propiedad intelectual
| Autor | Juan Luis Serrano y Rodrigo Calderón |
| Páginas | 52-53 |
Propiedad
intelectual
Cambios recientes en el trámite y litigio de
patentes como consecuencia de la Ley
Federal de Protección a la Propiedad
Industrial.
Juan Luis Serrano
jlserrano@sanchezdevanny.com
En noviembre de 2020 entró en vigor la Ley Federal de
la propiedad Industrial, que sustituyó a la anterior Ley
de la Propiedad Industrial.
Algunos de los cambios sustanciales en materia de
patentes introducidos por esta Ley fueron:
Trámite de Patentes
(1) Se tiene actualmente un procedimiento para
trámite acelerado de patentes (PPH) a través de
acuerdos con oficinas de patentes de varios países,
con lo cual se pueden acelerar sustancialmente los
trámites de patente. Se incluyen PPH clásico, así como
nuevas modalidades como el PCT-PPH y el PPH
Mottainai. (2) Define el concepto de “características
técnicas esenciales” para una invención como,
“aquéllas necesarias para que la invención resuelva el
problema técnico”. (3) Aún y cuando ya se encontraba
comprendido en la Ley de la Propiedad Industrial,
hasta hoy vigente y en la propia práctica, se aclara que
podrá ser patentada cualquier sustancia, compuesto o
composición previamente comprendida en el estado
de la técnica, siempre y cuando su utilización sea
nueva. (4) Incrementa el alcance del concepto
“divulgación previa de una invención”, ampliándolo no
solo a la divulgación hecha por el inventor o su
causahabiente sino también a divulgaciones hechas
por terceros que hubieran tenido conocimiento de la
invención por medio de estos. (5) Provee nuevos
lineamientos y limitaciones para la presentación y
trámite de solicitudes divisionales de patente y de
unidad de invención. (6) Incluye las disposiciones de la
“cláusula Roche-Bolar” que establece que no existe
infracción a una patente cuando un tercero use,
fabrique, ofrezca en venta o importe un producto con
una patente vigente, exclusivamente para generar
pruebas, información y producción experimental
necesarias para la obtención de registros sanitarios de
medicamentos para la salud humana. Cabe señalar
que no se establece un plazo dentro del periodo de
vigencia de la patente para estos actos, por lo que se
entiende que estos pueden realizarse a lo largo de la
vigencia de la patente.
Litigio de Patentes
(1) Permite reclamar la nulidad parcial de una
patente, modelo de utilidad o registro de diseño
industrial. (2) Establece el “doble patentamiento”
(dos patentes para el mismo invento) como
causal de nulidad de una patente. (3) Aunque no
establece una doctrina de equivalentes en la
evaluación técnica de las reivindicaciones
durante la infracción de patentes, la adición de la
definición de “características técnicas
esenciales”.
Rodrigo Calderón
rcalderon@sanchezdevanny.com
(4) La producción experimental destinada a asegurar la
aprobación de un producto farmacéutico al vencimiento de la
patente no se considera infracción de la patente (Exención de
tipo Bolar; existía previamente en el Reglamento de Insumos
para la Salud, pero limitada a un período de 3 años). (5) Se
agregan nuevas disposiciones para adoptar medidas
provisionales para la eliminación de contenidos virtuales o
digitales que puedan infringir derechos de patente. (6) Se
agregan nuevas disposiciones para adoptar medidas
provisionales para bienes que estén en tránsito que puedan
infringir derechos de patente. (7) Provee cierre temporal de
establecimientos en donde se considere que las medidas
provisionales no sean suficientes e incluso provee cierre
definitivo. (8) Las medidas provisionales pueden rescindirse a
discreción del IMPI, independientemente de la presentación de
una contrafianza por parte del presunto infractor. (9) Se proveen
dos opciones para el reclamo de daños y perjuicios por la
infracción de patentes: 1) un incidente de daños y perjuicios ante
el mismo IMPI posterior a la declaración de infracción; 2) un
juicio civil –susceptible de suspenderse si se impugna ante el
IMPI la validez del derecho de propiedad intelectual.
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