Las Marcas Notoriamente Conocidas: El Convenio de París, la Decisión 344, NAFTA y TRIPS
Horacio Rangel Ortíz(2)
(1) Texto base de la conferencia pronunciada por el autor el martes 25 de julio de 1995 en la ciudad de Sucre, Bolivia durante el Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de Bolivia organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en cooperación con la Secretaría Nacional de Cultura y la Corte Suprema de Justicia de Bolivia del 24 al 27 de julio de 1995.
(2) Socio de la firma de abogados UHTHOFF, GOMEZ VEGA & UHTHOFF. S. C., Ciudad de México. Presidente del Grupo Mexicano de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI). Profesor de Derecho de la Propiedad Industrial en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana en Ciudad de México y en Guadalajara. Presidente Electo de la Asociación Internacional de Profesores e Investigadores de Propiedad Intelectual (ATRIP).
1. La problemática de las mareas notoriamente conocidas
Todos sabemos que algunas marcas poseen tan vasta reputación que, incluso si no se encuentran registradas ni se utilizan en el país, son notoriamente conocidas por el consumidor medio. Por tanto, si tal marca es utilizada por terceros no autorizados, el consumidor puede pensar equivocadamente que los bienes y servicios en los que se emplea tienen su origen en el titular de la marca notoriamente conocidas. Cabe la posibilidad que el consumidor espere una determinada calidad que representa la marca notoriamente conocida. Como lo ha hecho notar la OMPI(3), el problema de la utilización no autorizada de marcas notoriamente conocidas, especialmente extranjeras, es particularmente frecuente en los países en desarrollo y como las marcas extranjeras notoriamente conocidas suelen gozar de un prestigio en esos países, la probabilidad de confusión es también especialmente grande en esos casos.
(3)Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Aspectos de la protección del consumidor relacionados con la propiedad industrial (Proyecto de memorándum revisado por la Oficina Internacional), BIG/206, Ginebra, marzo de 1981, pág. 23.
2. Las marcas notoriamente conocidas y el triple interés protegido
Por estas razones, se puede hablar de un triple interés en la protección de las marcas notoriamente conocidas. Interesa a los dueños de marcas notoriamente conocidas que el prestigio y el activo intangibles simbolizados por sus marcas se hallen protegidos contra el uso indebido y, eventualmente, el deterioro provocado por su utilización no autorizada. Pero interesa también a los consumidores, particularmente en los países en desarrollo, hallarse protegidos contra el engaño y la confusión en cuanto a la procedencia y calidad de los productos y servicios vendidos por terceros no autorizados utilizando marcas notoriamente conocidas. De ahí que la protección contra la utilización no autorizada de marcas notoriamente conocidas beneficie tanto a los titulares de estas marcas como a los consumidores, además de promover en general prácticas comerciales equitativas y honestas.(4)
(4) Ibid.
3. Incorporación de disposiciones sobre la marca notoria en el Convenio de París
La versión original del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 no contenía disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas. Esta figura es adoptada en el Convenio de París a partir de la Revisión de la Haya de 1925. En esta revisión se incluyeron por primera vez disposiciones relacionadas con la protección de las marcas notoriamente conocidas a través de la inclusión del artículo 6 bis. Las modificaciones realizadas al artículo 6 bis en las revisiones de Londres y de Lisboa(5) fueron posteriormente adoptadas por las naciones que suscribieron las actas correspondientes.
(5)Véase G.H.C. Bondehausen, Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial revisado en Estocolmo en 1967, BIRPI, Ginebra 1969, pág. 97.
4. Denegación o cancelación del registro y prohibición de uso
En la conferencia de Lisboa el artículo 6 bis fue objeto de una discusión detallada y su aplicación, que antes se refería únicamente a la denegación o cancelación del registro de una marca notoriamente conocida en el país de que se trate, se extendió a la prohibición de uso de la marca.
5. La aplicación del artículo 6 bis
Lejos de constituir una noción teórica o estrictamente académica, la cuestión de la protección a las marcas notoriamente conocidas en términos de lo previsto en el artículo 6 bis del Convenio de París ha sido objeto de frecuente exploración en diversos países de la Unión de París. En la jurisprudencia mexicana, las decisiones más notables en materia de marcas notoriamente conocidas fueron dictadas durante los años cincuenta y sesenta. Durante este período, los tribunales aplicaron sistemáticamente el artículo 6 bis en una serie de juicios que se inicia con el famoso caso BULOVA en el que adopta la regla de la notoriedad como fuente de derechos.(6) Las nociones del caso BULOVA fueron posteriormente aplicadas en otros juicios que involucraban marcas notoriamente conocidas como G.E., CADILLAC, SEARS, SINGER, SPRITE, GUERLAIN, CHANEL, GUCCI, CARTIER, BUDWEISER, TDK, etc.(7)
(6) Gaceta de la Propiedad Industrial, México, noviembre de 1950, pág. 1489.
(7) Véase David RANGEL MEDINA, La protección de las marcas notoriamente en la jurisprudencia mexicana, en Actas de derecho industrial, 10, Madrid, 1984-85, págs. 35-60. Véase también Horacio RANGEL ORTIZ, Notorious Mark and Prior Use Recent Mexican Jurisprudence, Trademark World, Intellectual Property Publishing Ltd., London, June 1990, págs. 34-37.
6. El sistema tradicional de protección a las marcas
Las fuentes del derecho a la marca reconocidas por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos países son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado este último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. Ello no obstante, existe una tercera categoría que reconoce como fuente del derecho lo mismo el registro que el uso: los sistemas mixtos. El...
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