Ejecutoria num. 78/2020 de Tribunales Colegiados de Circuito, 30-04-2021 (AMPARO DIRECTO)
| Fecha de publicación | 30 Abril 2021 |
| Localizador | Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo III, 2267 |
| Emisor | Tribunales Colegiados de Circuito |
AMPARO DIRECTO 78/2020. 13 DE AGOSTO DE 2020. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ARMANDO CRUZ ESPINOSA. PONENTE: J.C.C.R.. SECRETARIO: C.G.G.R..
CONSIDERANDO:
OCTAVO.—En el caso, es preciso destacar que por escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial -IMPI-, ********** por conducto de su representante legal **********, solicitó el registro de la marca **********, para amparar productos de la clase 33 Internacional, consistentes en bebidas alcohólicas (excepto cervezas).
Dicha solicitud dio lugar a la sustanciación del expediente número **********, resuelto por el coordinador departamental de Conservación de Derechos del IMPI el veintidós de enero de dos mil diecinueve, en el que determinó negar el registro con base en las siguientes consideraciones (fojas 23 a 28 del juicio de nulidad):
"Quinta. De acuerdo al estudio de los signos que nos ocupan, tenemos que, para el caso concreto, se actualiza la semejanza en grado de confusión en su aspecto fonético, tal y como se muestra a continuación:
"REGISTRO DE MARCA
**********
**********
"SIGNO PROPUESTO
**********
**********
"Como se aprecia de la anterior reproducción, los signos en estudio son nominativos, que son aquellos en los que los signos se conforman exclusivamente de sus denominaciones, por lo que éstas son el único elemento que les dota de diferenciación e identificación, de tal suerte que, como se puede apreciar, las denominaciones constituyen parte fundamental en los mismos, por ser el elemento que se pronuncia, por ello, podemos afirmar que las denominaciones cuentan con gran importancia al momento de la identificación de un producto o servicio frente a otros de su misma especie o clase en el mercado, mismos que en el caso que nos ocupa, resultan semejantes en grado de confusión.
"Resulta oportuno indicar que pese a haber tenido en cuenta los argumentos vertidos mediante su escrito de contestación, éstos no logran desvirtuar la semejanza existente entre los signos, lo anterior se afirma, toda vez que el signo propuesto a registro se conforma por la denominación **********, misma que resulta semejante en grado de confusión en su aspecto fonético con la marca registrada **********, dado que el signo propuesto incluye el elemento **********, que forma parte del registro de marca **********, citada como anterioridad, por lo que si bien el registro propuesto omite el elemento **********, y adiciona el término **********, este hecho no es suficiente para desestimar el impedimento legal, toda vez que el signo propuesto a registro se integra por un elemento conformador de un registro de marca; por lo que al apreciar los signos en su conjunto y de forma alterna ********** y **********, los mismos sólo parecerían variantes marcarias con una misma procedencia. Actualizándose así la semejanza en grado de confusión en su aspecto fonético, en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.
"Cabe puntualizar que en el caso no se están seccionando los signos en estudio, sino que se atiende a los elementos semejantes, ya que son éstos los que son susceptibles de incurrir en error al público consumidor, por lo que se insiste, de conceder el registro que solicita se invadirían los derechos del titular anterior debido a la semejanza fonética que se colige. Aplican al caso en concreto, las siguientes tesis:
"‘MARCAS. EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SI SE INTENTA OBTENER EL REGISTRO DE UN SIGNO CONSISTENTE EN UNA FRASE COMPUESTA, UTILIZANDO COMO PALABRA EJE DETERMINANTE UN VOCABLO –O PARTE DE ÉL– QUE PREVIAMENTE SE REGISTRÓ COMO MARCA EN FAVOR DE UN TERCERO.’. (se transcribe)
"...
"Por otro lado, además de la semejanza fonética entre los signos en comento, tenemos que la confusión que pueden causar en el público consumidor, en caso de ser otorgado el registro solicitado, se ve reforzada por el hecho de que comprenden productos coincidentes, tal y como a continuación se puede observar:
"Registro de marca **********.
"Clase 33 Internacional. Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).
"Signo propuesto **********.
"Clase 33 Internacional. Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).
"De lo anterior tenemos que el titular del signo propuesto a registro busca proteger bebidas alcohólicas (excepto cervezas), amparados por el registro de marca citado. De ahí que esta autoridad considere que de concederse el registro solicitado, podría compartir con la marca registrada el mismo sector de consumo, por lo que al estar en presencia de denominaciones fonéticamente semejantes, destinadas a productos coincidentes, puede asociarlos como pertenecientes a un mismo titular, en detrimento del derecho previamente adquirido por **********, titular del registro de marca **********.
"...
"Séptima. Finalmente, se le comunica que los argumentos tendentes a desvirtuar el impedimento legal citado por la autoridad, así como los criterios judiciales invocados por el interesado resultan inaplicables e improcedentes al caso concreto, ya que como se asentó con antelación, se actualiza el impedimento legal contemplado en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial (vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro que nos ocupa), resultando procedente la negativa de registro de marca que nos ocupa.
"...
"RESUELVE:
"I. Se niega el registro de la marca **********, tramitado en el expediente número **********.
"II. N.. ..."
Contra lo anterior, la hoy quejosa promovió juicio de nulidad, del cual conoció la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con el número **********, la que por sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, reconoció la validez del acto impugnado –por los motivos transcritos con anterioridad–.
Ahora bien –como se vio–, en una parte de sus conceptos de violación, la quejosa manifiesta que en la sentencia reclamada la Sala responsable precisó que el término ********** es único o una raíz, lo cual resulta indebido en tanto que constituye una palabra de uso común no apropiable, ignorando –además– la realidad de los signos y pretendiendo justificar sin respaldo real el elemento dominante en marcas nominativas no artificiales que la teoría ha definido como su elemento conceptual de su conjunto.
Al respecto, este Tribunal Colegiado estima que tales argumentos son fundados –atendiendo a la causa de pedir–(3) y suficientes para conceder el amparo solicitado.
Como punto de partida es necesario tener presente la noción de marca, los tipos que existen y cuáles son objeto de protección jurídica mediante su registro ante la autoridad administrativa de la materia, a saber, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial –IMPI–, para lo cual es preciso citar el contenido de los artículos 87, 88 y 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, los cuales establecen:
"Artículo 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el instituto."
"Artículo 88. Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."
"Artículo 89. Pueden constituir una marca los siguientes signos:
"I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;
"II. Las formas tridimensionales;
"III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y
"IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado."
De los numerales insertos se desprende que los industriales, comerciantes y/o prestadores de servicios podrán usar marcas en la actividad que desarrollen, con la posibilidad de gozar del derecho a su exclusividad, siempre que se registren ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Asimismo, se obtiene que una marca constituye todo signo visible que distinga productos o servicios de la misma especie o clase con otros existentes en el mercado; en tanto que por "signo" pueden entenderse las denominaciones, figuras visibles, formas tridimensionales, nombres comerciales, denominaciones o razones sociales, así como el nombre propio de una persona.
En este sentido, las marcas pueden ser de diversos tipos, atendiendo a las características que las conforman, a saber:
Nominativas. Identifican a un producto o servicio a través de uno o más vocablos en conjunto, se distinguen fonéticamente y también pueden serlo aquellos nombres propios de personas, siempre que no se confundan con marcas registradas o nombres comerciales publicados.
Diseños o innominadas. Constituyen cualquier elemento figurativo, por lo que su reconocimiento distintivo es visual.
Tridimensionales. Marcas que protegen los envases, empaques, envolturas o la forma de presentación de los productos, siempre que sean diferentes a otros de su misma clase o especie.
Mixtas. Compuestas por la combinación de palabras y figuras que muestran un elemento distintivo.
En ese contexto, como se ha resaltado, para el registro de una marca es indispensable que colme la condición de distinguirla de otras, esto es, en cuanto a sus características propias debe ser diferente frente a las demás de su misma especie o naturaleza.
Esto se explica bajo la premisa de que una marca funciona como medio de protección tanto para el empresario, industrial o comerciante, como para el público consumidor, en el entendido de que una marca distintiva de otras (de igual o similar especie o clase) evita la competencia desleal en el mercado; impide a un...
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