Ejecutoria num. 357/2011 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-02-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

CONTRADICCIÓN DE TESIS 357/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 26 DE OCTUBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: M.B. LUNA RAMOS. SECRETARIO: J.P.R.J..

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios sustentada entre los Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de materia administrativa en la que se encuentra especializada esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por ********** apoderado legal de **********; y **********, quienes fueron partes quejosas en los juicios que originaron los criterios.

TERCERO. Para estar en condiciones de pronunciarse en relación con la presente contradicción de tesis, es menester tener en cuenta las consideraciones de los asuntos sometidos a la decisión de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió, por unanimidad de votos, el amparo directo **********, y dicha ejecutoria, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

"... Es infundado que exista omisión de estudio de los argumentos planteados en el escrito de alegatos, en torno al tema del interés jurídico, pues de la sentencia reclamada se advierte lo contrario y que al respecto la Sala regional consideró: (transcribe parte conducente). Como se advierte de la transcripción parcial de la sentencia reclamada, la Sala regional sí dio contestación a los argumentos que la quejosa hizo valer en el escrito de alegatos; de ahí lo infundado del concepto de violación. En cambio, es fundado el concepto de violación en el que alega que no existe fundamento legal conforme al cual, para acreditar el interés jurídico en la declaración de caducidad de un registro marcario, deba citarse el requisito de ‘anterioridad’. Se dice que no existe fundamento para exigir ese requisito porque así lo reconoce en la sentencia reclamada la propia Sala regional, al afirmar que ‘no se encuentra señalado en la Ley de la Propiedad Industrial que para acreditarse el interés jurídico para solicitar la declaración de caducidad de un registro marcario, debe citarse como «anterioridad» el registro marcario respectivo’. Luego, si no existe fundamento que establezca que para acreditar el interés jurídico sea necesario el aludido requisito de anterioridad, es evidente que la determinación de autoridad que afirma lo contrario sin que haya un precepto legal que apoye dicha exigencia, adolece del vicio de falta de fundamentación e importa una violación directa al artículo 16 de la Constitución. Además, como lo hace ver la quejosa, la exigencia del requisito de anterioridad, no puede tener sustento en la necesidad de establecer si existe o no similitud con otro registro marcario, dado que no se trata de la acción de nulidad, sino de la diversa de caducidad, la cual opera por el simple transcurso del tiempo. A mayor abundamiento, si de conformidad con el artículo 155 de la Ley de la Propiedad Industrial, la declaración de caducidad del registro de una marca, se hará administrativamente por el instituto bien de oficio o a petición de parte, resulta poco comprensible exigir el cumplimiento de requisitos para instar, cuando que, al tratarse de declaraciones administrativas que incluso procede hacer de oficio, bastará que el instituto tenga conocimiento de hechos que puedan configurar la infracción a la ley en torno a la caducidad, para que se encuentre constreñido a resolver lo que proceda sobre el particular, habida cuenta que en términos de los artículos 1o. y 80, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, en el supuesto de actualizarse y operar la caducidad de un registro marcario, ello tendrá por efecto que éste entre al dominio público, lo cual desde luego es de orden público, máxime que conforme al último párrafo del numeral citado en segundo término, ‘La caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerirá de declaración administrativa por parte del instituto’; de ahí que, como se apuntó, resulte poco comprensible que la autoridad exija el cumplimiento de requisitos para instar. En consecuencia, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal para que la Sala regional deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra en la que, sin perjuicio de reiterar la consideración de que la autoridad denominada subdirectora divisional de Procesos de Propiedad Industrial, adscrita al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sí cuenta con existencia legal, prescinda de las razones que expresó para negar interés jurídico a la quejosa, establezca que sí quedó acreditado dicho interés y se proceda al estudio de fondo de la caducidad del registro marcario denunciada ..."

Por su parte, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió, por unanimidad de votos, el amparo en revisión **********, en los siguientes términos:

"... Como punto de partida debe precisarse que la juzgadora federal negó el amparo, al considerar que la autoridad responsable no infringió los principios rectores del procedimiento administrativo, al determinar que debía estar en trámite una solicitud de registro marcario de la quejosa, requisito indispensable que la facultaría para solicitar la declaración de caducidad de una marca; además consideró la resolutora que eran infundados los argumentos de la demandante de amparo en los que planteó: que la responsable no le otorgó la oportunidad de argumentar lo que a su derecho conviniera, al estudiar de oficio el interés jurídico, supliendo la deficiencia de la queja a favor de la tercera perjudicada; ello dijo la Jueza Federal, porque la autoridad debe analizar oficiosamente el interés jurídico al ser un presupuesto procesal; añade la Jueza de Distrito que la simple solicitud de declaración de caducidad de una marca, no acredita el interés jurídico de la quejosa, pues quien tiene tal facultad es el que demuestre la afectación real y directa a su esfera jurídica. En contra de las anteriores consideraciones, la ahora recurrente expone que las consideraciones de la juzgadora van más allá de lo dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial, al limitar la solicitud de declaración de caducidad administrativa de una marca, al hecho de que se haya pedido un registro de marca y el mismo se haya negado por existir uno previo, pues si esa hubiera sido la intención del legislador, así lo establecería la norma, de ahí que no exista fundamento para exigir tal requisito; aunado a que en términos del artículo 155 del cuerpo legal en cita, la declaración administrativa de caducidad de una marca se hace de oficio o a petición de parte, por lo que no es dable exigir el cumplimiento de requisitos para presentarla. Con el fin de resolver los anteriores planteamientos, debe tenerse en cuenta lo que sigue: El marco normativo que rige en el caso es el siguiente: Ley de la Propiedad Industrial. ‘Artículo 152.’ (se transcribe). ‘Artículo 155.’ (se transcribe). El primero de los numerales reproducidos establece que el registro de una marca caduca cuando no se renueva en los términos de ley, así como cuando dejó de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad; el segundo de los artículos copiados, dispone que la declaración de caducidad del registro de una marca se hará administrativamente por el instituto de oficio, a petición de parte o del representante social. Sentado lo anterior, debe precisarse que en el caso, la quejosa solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la caducidad del registro marcario ********** **********, propiedad de **********; empero, el citado instituto consideró que la quejosa carecía de interés jurídico. Pues bien, el agravio en estudio es infundado, porque contrariamente a lo aducido por la recurrente, fue correcta la consideración de la juzgadora federal en el sentido de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no infringió los principios rectores del procedimiento administrativo, al determinar que debía estar en trámite una solicitud de registro marcario de la quejosa, requisito indispensable que la facultaría para solicitar la declaración de caducidad de una marca. En efecto, para que la quejosa obtuviera la caducidad de un registro marcario, debió de acreditar su interés jurídico, esto es, demostrar que había solicitado el registro de una marca y que por ese motivo se le había notificado y dado vista con la existencia de un registro anterior, el cual constituía un impedimento para la consecución de su propósito, que es el de obtener el citado registro, lo que hace indispensable la eliminación del primero, para evitar consecuencias jurídicas derivadas de su solicitud. En otras palabras, si la quejosa pretendía obtener la caducidad de un registro marcario, es porque previamente había solicitado un registro; empero para que éste se le pudiera otorgar, primero debía quitar el obstáculo, esto es, lograr la caducidad del primero o tener una expectativa de derecho a la misma. Por ende, si en el caso, la Jueza Federal determinó que fue correcta la decisión del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al determinar que la empresa quejosa no acreditó su interés jurídico, porque no exhibió la solicitud de registro marcario y con ello justificar la caducidad de la marca, fue certera; ello, en razón de que es criterio del Máximo Tribunal del País, que si la Ley de la Propiedad Industrial otorga al solicitante el derecho para pedir el registro de una marca, ese mismo derecho le otorga acción para demandar la caducidad de una marca registrada, de ahí lo infundado del argumento en estudio. Sirven de apoyo a lo anterior, por analogía, las jurisprudencias 70/95 y 71/95, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas doscientos uno y doscientos cuarenta y nueve, respectivamente, Tomo II, de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ‘MARCAS. EL MISMO DERECHO QUE LA LEY LE OTORGA AL SOLICITANTE DE UN REGISTRO MARCARIO PARA PEDIR EL REGISTRO, LE CONCEDE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA AUNQUE LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO CONSTITUYA UNA EXPECTATIVA DE DERECHO.’ (se transcribe). ‘MARCAS. LA SOLICITUD DE SU REGISTRO OTORGA INTERÉS JURÍDICO AL SOLICITANTE PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA.’ (se transcribe). Por tanto, en sentido opuesto a lo señalado por la recurrente, la juzgadora no va más allá de lo dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial, máxime que en términos de los criterios copiados, era preciso que la quejosa acreditara haber solicitado el registro de una marca, para que pudiera pedir la caducidad del registro de la misma. En otro planteamiento, señala la recurrente que la Jueza Federal no tomó en cuenta que la marca registrada con el (sic) ********** ********** no fue usada durante los tres años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, por lo que, era procedente la misma; de igual forma, que la tercera perjudicada **********, no acreditó el uso de la marca. El argumento resumido es inoperante, porque con el mismo no controvierte las consideraciones torales con base en las cuales la juzgadora determinó que tal y como lo resolvió el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la quejosa carecía de interés jurídico para solicitar la caducidad de un registro marcario. En ese sentido, debe decirse que para tener operancia los agravios formulados por la recurrente en este recurso de revisión tienen que satisfacer entre otros requisitos, el de estar enderezados a combatir las consideraciones torales en que está sustentada la sentencia recurrida. Eso es así, porque en esta revisión la litis se integra solamente por las consideraciones en que basó su sentencia la Jueza Federal, por un lado, y, por otro, con los agravios que en contra de dicho fallo haga valer la recurrente; razón por la cual sus argumentos son inoperantes. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 13/89 emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos setenta y siete, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS.’ (se transcribe). Además, debe precisarse que los argumentos que refiere en relación al tiempo que según la recurrente se dejó de usar el registro de la marca, atañen a la cuestión de fondo relacionada con la solicitud de la caducidad de la marca, tópico que no fue abordado, al estimarse que la quejosa carece de interés jurídico para pedir la caducidad de un registro marcario. Por último, también es inoperante el argumento en el que aduce la agraviada que el convenio celebrado entre ********** y la tercero perjudicada, fue elaborado para engañar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el procedimiento administrativo, cuestión que lo torna inexistente; ya que las documentales ofrecidas por la demandada no poseen circunstancias de tiempo, modo y lugar; además, el escrito de quince de julio de dos mil nueve, por el cual se solicitó al referido instituto la inscripción de una transmisión de derechos, no fue ofrecido como prueba en la contestación, de ahí que no pueda surtir efectos. Lo anterior es así, en razón de que con tal planteamiento no controvierte las consideraciones de la resolutora, mediante las cuales determinó que la admisión del escrito de contestación de la solicitud de declaración administrativa por parte de la empresa tercera perjudicada y de las pruebas (contrato de prestación de servicios para el uso de la marca), en nada influyeron para que la responsable resolviera respecto de la solicitud de caducidad de la marca. En las anotadas condiciones, al resultar infundados e inoperantes los argumentos expuestos en vía de agravios, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida ..."

CUARTO. Es criterio del Pleno de este Alto Tribunal que para tener por configurada la contradicción de tesis es innecesario que los elementos fácticos analizados por los Tribunales Colegiados contendientes sean idénticos, sino que lo trascendente es que el criterio jurídico establecido por ellos respecto de un tema similar sea discordante esencialmente.

Lo anterior, de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 72/2010,(1) del rubro siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."

Por ello, resulta indispensable tomar en cuenta los elementos esenciales de las consideraciones de los Tribunales Colegiados, a fin de establecer si la contradicción de criterios se presenta o no.

Efectivamente, los antecedentes del juicio de amparo directo **********, fallado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y las consideraciones que éste externó al resolverlo son, en síntesis, los siguientes:

1. Con fecha siete de septiembre de dos mil uno, **********, solicitó la declaración administrativa de caducidad del registro marcario ********** **********, propiedad de **********, bajo la consideración de que la marca en cuestión no había sido utilizada durante los últimos tres años inmediatos anteriores a la fecha de presentación del escrito de demanda inicial, dándose así inicio al procedimiento contencioso **********.

2. Previos los trámites de ley, con fecha treinta de abril de dos mil tres la subdirectora divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, emitió el oficio **********, a través del cual resolvió que no procedía entrar al fondo del asunto, por haber operado la excepción de falta de interés jurídico de la actora.

3. Inconforme con la determinación anterior, con fecha dos de septiembre de dos mil tres, ********** presentó demanda de nulidad, misma que dio inicio al juicio contencioso administrativo **********, tramitado ante la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

4. Seguidos los trámites legales correspondientes, la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con fecha diez de junio de dos mil cuatro, dictó sentencia reconociendo la validez de la resolución impugnada, bajo el argumento de que resultaba necesaria la solicitud previa de la marca respecto de la cual solicitaba su caducidad.

5. Inconforme con la determinación anterior, ********** interpuso juicio de amparo directo **********, del que conoció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien, en sesión de fecha treinta y uno de marzo de dos mil cinco, en lo que aquí interesa, consideró:

• No existe fundamento legal conforme al cual, para acreditar el interés jurídico en la declaración de caducidad de un registro marcario, deba citarse el requisito de haber solicitado el registro marcario del cual se pide la caducidad ("anterioridad").

• Luego, si no existe fundamento que establezca que para acreditar el interés jurídico sea necesario el aludido requisito de anterioridad, es evidente que la determinación de la autoridad que afirma lo contrario, sin que haya un precepto legal que apoye dicha exigencia, importa una violación directa al artículo 16 de la Constitución.

• Si de conformidad con el artículo 155 de la Ley de la Propiedad Industrial, la declaración de caducidad del registro de una marca se hará administrativamente por el instituto de oficio o a petición de parte, resulta poco comprensible exigir el cumplimiento de requisitos para instar, cuando que, al tratarse de declaraciones administrativas que, incluso, procede hacer de oficio, bastará que el instituto tenga conocimiento de hechos que puedan configurar la infracción a la ley en torno a la caducidad, para que se encuentre constreñido a resolver lo que proceda.

• En términos de los artículos 1o. y 80, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, en el supuesto de actualizarse y operar la caducidad de un registro marcario, ello tendrá por efecto que éste entre al dominio público, lo cual desde luego es de orden público, máxime que, conforme al último párrafo del numeral citado en segundo término, "La caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerirá de declaración administrativa por parte del instituto"; de ahí que, como se apuntó, resulte poco comprensible que la autoridad exija el cumplimiento de requisitos para instar.

Por otra parte, los antecedentes del amparo en revisión ********** fallado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y las consideraciones que éste externó al resolverlo son, en síntesis, las siguientes:

1. Con fecha veintinueve de octubre de dos mil ocho, ********** solicitó la declaración administrativa de caducidad del registro marcario ********** **********, propiedad de **********.

2. Previos los trámites de ley, con fecha catorce de abril de dos mil diez la subdirectora divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, emitió el oficio **********, a través del cual resolvió que no procedía entrar al fondo del asunto por haber operado la excepción de falta de interés jurídico de la actora, bajo la consideración de que resultaba necesaria la solicitud previa de la marca respecto de la cual pedían su caducidad.

3. Inconforme con la determinación anterior, ********** interpuso juicio de amparo indirecto **********, mismo que le tocó conocer a la Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien con fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, dictó sentencia en la que negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada.

4. Inconforme con la determinación anterior, ********** interpuso recurso de revisión en el que argumentó, en esencia, que la sentencia dictada por la Juez Federal resultó ilegal, en virtud de que:

• Limita la posibilidad de poder iniciar la declaración administrativa de caducidad de una marca, únicamente cuando se haya solicitado un registro de marca y a dicha solicitud le haya recaído como impedimento la existencia de un registro, en contra del cual se deberá iniciar el procedimiento correspondiente.

• De haber sido voluntad del legislador que la solicitud de la declaración administrativa de caducidad de un registro marcario únicamente pudiera ser solicitada cuando el registro a caducar es solicitado con anterioridad, así lo habría establecido en la Ley de la Propiedad Industrial, lo que no acontece en la especie, y trae como consecuencia que la a quo fuera más allá del texto legal.

• No existe fundamento legal conforme al cual, para acreditar el interés jurídico de una declaración administrativa de caducidad de un registro marcario, deba citarse el requisito de anterioridad.

• La exigencia del requisito de anterioridad no puede ser sustentada en la necesidad de establecer si existe o no similitud con otro registro marcario, dado que no se trata de la acción de nulidad, sino de la de caducidad, la cual opera por el simple transcurso del tiempo.

• Resulta poco comprensible exigir el cumplimiento de requisitos para instar, cuando que al tratarse de declaraciones administrativas que, incluso, procede hacer de oficio.

• Que dentro de los autos quedó acreditado que la marca registrada número ********** no ha sido usada dentro de los tres años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad.

Del recurso de revisión **********, le tocó conocer al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito quien, por ejecutoria de fecha veinticinco de marzo de dos mil once, en la parte que interesa, sostuvo lo siguiente:

• Fue correcta la consideración de la juzgadora federal en el sentido de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no infringió los principios rectores del procedimiento administrativo, al determinar que debía estar en trámite una solicitud de registro marcario de la quejosa, requisito indispensable que la facultaría para solicitar la declaración de caducidad de una marca.

• Lo anterior es así, en razón de que, para que la quejosa obtuviera la caducidad de un registro marcario, debió acreditar su interés jurídico, esto es, demostrar que había solicitado el registro de una marca y que, por ese motivo, se le había notificado y dado vista con la existencia de un registro anterior, el cual constituía un impedimento para la consecución de su propósito, que es el de obtener el citado registro, lo que hace indispensable la eliminación del primero, para evitar consecuencias jurídicas derivadas de su solicitud.

• Si la quejosa pretendía obtener la caducidad de un registro marcario, es porque previamente había solicitado un registro, empero, para que éste se le pudiera otorgar, primero debía quitar el obstáculo, esto es, lograr la caducidad del primero o tener una expectativa de derecho a la misma.

• Era criterio del Máximo Tribunal del País que si la Ley de la Propiedad Industrial otorga al solicitante el derecho para pedir el registro de una marca, ese mismo derecho le otorga acción para demandar la caducidad de una marca registrada, de ahí lo infundado del argumento en estudio.

De los antecedentes correspondientes a los asuntos materia de la presente contradicción de criterios, se advierte en ellos:

1. Determinadas personas solicitaron la caducidad de diversos registros marcarios, bajo la consideración de que no habían sido utilizados en un lapso de tres años consecutivos.

2. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dio el trámite respectivo a la solicitud y resolvió que los promoventes carecían de interés jurídico para solicitar la caducidad de los registros marcarios, bajo el argumento de que resultaba necesaria la solicitud previa de la marca respecto de la cual solicitaban su caducidad. Respecto a dicha conclusión, los tribunales contendientes sostuvieron posturas contradictorias.

Ahora bien, los dos Tribunales Colegiados hicieron pronunciamiento sobre la misma cuestión jurídica, a saber, la determinación respecto al interés jurídico para promover la caducidad de un registro marcario; sin embargo, mientras que el primero de los mencionados Tribunales Colegiados estimó que para acreditar el interés jurídico en la declaración de caducidad de un registro marcario, no debía acreditarse que se hubiese pedido previamente el registro en cuestión; el otro Tribunal Colegiado refiere que para acreditar el interés jurídico en el procedimiento de caducidad es necesario que el promovente, previamente, hubiera solicitado el registro respectivo.

A partir de lo anterior, queda de manifiesto que los Tribunales Colegiados, para determinar el interés jurídico para la declaración de caducidad de un registro marcario, sostuvieron posturas contrarias, pues mientras uno afirmó que no era necesaria la solicitud previa del registro respectivo, el otro estimó lo contrario.

De lo anterior se tiene que la materia de la contradicción se circunscribe a determinar qué elementos se deben satisfacer para acreditar el interés jurídico para la declaración de caducidad de un registro marcario, cuando dicha declaración se hace a solicitud de parte.

No es obstáculo para estimar existente la presente contradicción de tesis el hecho de que tenga su origen en criterios sustentados en sentencias dictadas en juicios de amparo de distinta naturaleza, dado que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió un juicio de amparo directo, mientras que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en la citada materia y circuito conoció de un juicio de amparo indirecto en revisión, toda vez que de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, los criterios contradictorios pueden provenir de juicios de amparo competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, a quienes corresponde conocer tanto de amparo directo como de amparo indirecto en revisión, en cuyas sentencias puede surgir divergencia de criterios sobre un mismo punto o tema jurídico, susceptibles de configurar la contradicción de tesis.

Al respecto, resulta aplicable la tesis 2a. LXXXVII/2009,(2) del rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE ORIGINARSE ENTRE CRITERIOS SUSTENTADOS UNO EN AMPARO DIRECTO Y OTRO EN INDIRECTO EN REVISIÓN. La circunstancia de que una contradicción de tesis tenga su origen en criterios sustentados en sentencias dictadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de distinta naturaleza, no es razón suficiente para estimarla inexistente, pues acorde con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, los criterios contradictorios pueden provenir de juicios de amparo competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, a quienes corresponde conocer tanto de amparo directo como de amparo indirecto en revisión, en cuyas sentencias puede surgir divergencia de criterios sobre un mismo punto o tema jurídico, susceptible de configurar contradicción de tesis."

QUINTO. De conformidad con los argumentos que a continuación se exponen, el criterio que debe prevaler con el carácter de jurisprudencia es el que emite esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Sobre la determinación del interés jurídico en los procedimientos seguidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Segunda Sala ha sustentado algunos criterios que resulta necesario tomar en cuenta para resolver la presente contradicción de tesis.

En efecto, en la contradicción de tesis 8/92, fallada en sesión de veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco, estableció que el interés para demandar la nulidad de una marca surge de la utilidad o ventaja directa, manifiesta y legítima, que lleva a una persona a proteger un derecho, o sea, cuando sin que exista una verdadera violación se actualiza un estado jurídico o de hecho que produce incertidumbre sobre el derecho que se pretende hacer valer.

La ejecutoria en cuestión sostuvo, entre otras, las siguientes consideraciones:

"SÉPTIMO. Con el fin de resolver la contradicción planteada, se hace necesario partir de que la misma se originó en la valoración que ambos Tribunales Colegiados hicieron -en cada caso- de la situación consistente en si la solicitud de registro de una marca, otorga interés jurídico al solicitante para demandar la nulidad de una marca registrada igual o semejante en grado de confusión a la pretendida.

"Se impone, por tanto, examinar lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Invenciones y Marcas, vigente en la época en que se suscitaron los conflictos materia de las correspondientes ejecutorias, que dice:

"‘Artículo 151. La declaración de nulidad o extinción del registro de una marca, en los casos en que se requiera, se hará administrativamente por la Secretaría de Industria y Comercio de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación.’

"Sólo para que no quede duda al respecto, debe decirse que lo dispuesto en el transcrito artículo, fue conservado, en esencia, en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, por la cual quedó abrogada la mencionada Ley de Invenciones y Marcas, pues en su artículo 155 dispone:

"‘Artículo 155. La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por la secretaría de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. La caducidad a la que se refiere la fracción I del artículo 152 de esta ley, no requerirá de declaración administrativa por parte de la secretaría.’

"De lo anterior se advierte que la decisión de la autoridad administrativa sobre la nulidad de un registro marcario, puede obtenerse en un procedimiento que se inicie:

"1) De oficio por la propia administración.

"2) A petición de parte.

"3) A solicitud del Ministerio Público cuando tenga algún interés la Federación.

"En la especie, atendiendo a la materia de la contradicción, únicamente se analizará la segunda de tales hipótesis; esto es, la nulidad de un registro marcario intentado a petición de parte.

"Para ello, se hace necesario establecer cuál es el trámite dispuesto en la Ley de Invenciones y Marcas, para obtener el registro de una marca.

"Así, los artículos del 100 al 111 de la citada ley, dicen:

"...

"A su vez, los artículos del 75 al 85 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, establecen:

"...

"Como se observa, el trámite del registro de una marca, se inicia con la solicitud que por escrito debe presentarse en un formato determinado, ante la Secretaría de Industria y Comercio, satisfaciendo diversos requisitos previstos en la ley y en el reglamento, y acompañando los documentos necesarios; ante la solicitud, la autoridad administrativa debe realizar diversas actividades de investigación y de revisión de la misma y de sus anexos, notificando al solicitante las irregularidades que observe; si del examen e investigación realizados se advierte que existe otra marca igual o semejante en grado de confusión ya registrada o en trámite, se suspenderá el trámite de la solicitud y se notificará al peticionario, indicándole las anterioridades existentes a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga; finalmente, una vez contestada la vista por el solicitante, si la autoridad estima que no existe ningún obstáculo para el registro, principalmente por no afectarse derechos adquiridos, resolverá concediendo o negando el registro.

"En conclusión, el trámite del registro de una marca, implica un auténtico procedimiento que se inicia con la solicitud de registro correspondiente y concluye con la decisión de la Secretaría en la que otorga o niega el registro solicitado.

"En esas condiciones, quien solicita el registro de una marca, se constituye en parte (solicitante) en el procedimiento de referencia.

"Cabe precisar que la actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial -por la cual se abrogó la Ley de Invenciones y Marcas-, conserva sustancialmente el procedimiento relativo al trámite del registro de marcas, pues en el capítulo quinto, del título cuarto, establece:

"...

"El análisis del capítulo transcrito de la actual ley, permite corroborar que el trámite del registro de una marca constituye a la fecha un real procedimiento, que al igual que en la anterior ley, se inicia con la presentación por escrito de la solicitud relativa ante la secretaría, debiendo reunir diversos requisitos y estar acompañada de los documentos necesarios para la pretensión que se busca; quedando obligada la autoridad al análisis de la solicitud y de los documentos anexos, así como a la investigación subsecuente, que finalmente la llevarán a conceder o negar el registro solicitado.

"Queda claro pues, que el trámite del registro de una marca tanto en la ley anterior -en términos de la cual se resolverá la presente contradicción-, como en la vigente, revela un procedimiento en que el solicitante viene a ser la parte actora en la misma.

"En tal contexto, debe ahora determinarse si la parte solicitante de un registro marcario, tiene o no interés jurídico para iniciar el procedimiento de declaración de nulidad del registro de una marca; es decir, si la demanda de nulidad formulada por quien solicitó el registro de una marca es de considerarse realizada a petición de parte interesada jurídicamente o no, en términos del artículo 151 de la Ley de Invenciones y Marcas.

"Con ese fin, se tiene en cuenta que el interés ha sido catalogado como la medida de la acción, de tal manera que faltará el requisito de interés como condición para el ejercicio de la acción, siempre que no pueda alcanzarse el objeto de ésta, o cuando no ha de resultar utilidad alguna al que la ejerce.

"Entonces, por interés en obrar, precisa entender la necesidad de obtener la ventaja protegida por la ley mediante los órganos del Estado, de modo que sin la intervención de éstos, sufriría un daño el titular del derecho; y esta necesidad surge no sólo cuando hay un estado de hecho contrario al derecho, sino también cuando, sin haber una verdadera violación, existe un obstáculo y que es necesario eliminar mediante la declaración administrativa para evitar las posibles consecuencias dañosas.

"De esto se desprende que el interés en obrar debe ser actual, sin excepción alguna; lo que puede ser futuro es la obtención de la utilidad garantizada por la ley.

"Pues bien, conforme a los artículos 88 y 89 de la Ley de Invenciones y Marcas, toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, mediante su registro en la Secretaría de Industria y Comercio (actualmente Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), satisfaciendo los requisitos y formalidades que establece la ley y el reglamento en los preceptos transcritos con antelación.

"Luego, si una persona pretende hacer uso de ese derecho, debe presentar la solicitud de registro correspondiente, y si en el trámite surge un obstáculo como lo es que ante la secretaría aparezca ya una marca registrada igual o semejante en grado de confusión, evidentemente nace el interés jurídico del solicitante para demandar la nulidad de este registro, independientemente de que a futuro obtenga o no declaración favorable.

"Esta última consideración queda robustecida con lo dispuesto en los artículos 106 y 108 de la invocada Ley de Invenciones y Marcas, pues de su interpretación armónica se desprende que si al practicarse por parte de la secretaría el examen de novedad se encontrare otra marca igual o semejante en grado de confusión ya registrada o en trámite y aplicada a los mismos productos o servicios similares, o un nombre comercial, se suspenderá el trámite y se notificará al solicitante, indicándole las anterioridades existentes, para que manifieste lo que a su derecho convenga, debiendo también suspenderse el procedimiento, a petición del interesado, cuando alguno de los registros marcarios citados con anterioridad se encuentre sujeto a un procedimiento de cancelación, nulidad o extinción, pendiente de resolución, es decir, si la ley ordena dar vista al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto de los registros marcarios citados como antecedentes, resulta obvio que nada le impide que al contestar la vista pueda solicitar la suspensión del procedimiento relativo a su solicitud de registro, para demandar la nulidad de la marca o marcas registradas que significan un obstáculo o impedimento jurídico o de hecho para el logro de su pretensión (la obtención del registro de su marca que le permita el derecho exclusivo a su uso).

"Las consideraciones anteriores determinan que esta Sala no comparta el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en cuanto aduce que, al no existir norma alguna que le otorgue expresamente al solicitante de una marca la potestad de exigir la nulidad de una marca ya registrada, ello se traduce en falta de interés jurídico para demandar dicha nulidad, aduciendo que quien desea registrar una marca semejante en grado de confusión o igual a la que ya está dentro del patrimonio de otra persona, tiene solamente una expectativa de derecho en cuanto a su registro.

"Efectivamente, contra lo afirmado por el citado tribunal, la circunstancia de que se considere una expectativa de derecho el que el solicitante de un registro marcario obtenga dicho registro, no determina que por ello tal solicitante carezca de interés jurídico para demandar la nulidad del registro de una marca que implica un obstáculo para la obtención del registro que pretende, pues como ya quedó apuntado con anterioridad, el interés para demandar surge de la utilidad o ventaja directa, manifiesta y legítima, que lleva a una persona a proteger un derecho, o sea, cuando sin que exista una verdadera violación, se actualiza un estado jurídico o de hecho que produce incertidumbre sobre el derecho que se pretende hacer valer, y que es necesario eliminar mediante una declaración administrativa, estado que en el caso se presenta al notificarse al solicitante del registro de una marca la existencia de un registro anterior y que constituye un impedimento para la consecución de su propósito (obtener el registro marcario) y que, por ende, se hace necesario eliminar para evitar las posibles consecuencias dañosas.

"Por otra parte, es verdad como lo sostiene el Segundo Tribunal Colegiado que cuando el artículo 151 de la Ley de Invenciones y Marcas, dispone que la nulidad de un registro marcario podrá pronunciarse a petición de parte, debe entenderse que se refiere a todo aquel que sea titular de un interés jurídico (aspecto en el que incluso coincide con el Tercer Tribunal Colegiado); sin embargo, tal interés no debe provenir, necesariamente, de un derecho subjetivo como lo pretende el referido Segundo Tribunal Colegiado, sino comprende también el que tiene cierta clase de personas (interesados legítimos), situadas en una posición próxima al acto, sobre las cuales recae, por vía de reflejo, la actuación de la autoridad, tal como sucede en la especie con el solicitante del registro de una marca, que se ve afectado al notificarle la autoridad la existencia de una marca ya registrada igual o semejante en grado de confusión a la que pretende registrar, y que es necesario hacer a un lado para lograr su propósito a través de la acción de nulidad correspondiente; acción que, además, protege y garantiza el respeto no sólo de los derechos exclusivos derivados de cada registro marcario, sino también de los principios reguladores de la concurrencia en el sistema de propiedad industrial, entre los que sobresalen la competencia leal y el respeto al público consumidor.

"Finalmente, debe decirse que esta Sala tampoco comparte el criterio del Segundo Tribunal Colegiado, en cuanto expresa que no existe ninguna disposición legal que le otorgue al solicitante del registro marcario la potestad de exigir la nulidad de una marca registrada, por más que dicha marca constituya un obstáculo para que le otorgue el derecho que pretende.

"Ciertamente, ya se dijo antes que de la interpretación relacionada de los preceptos transcritos de la Ley de Invenciones y Marcas, se desprende que si la ley da al solicitante el derecho para pedir el registro de una marca, ese mismo derecho le otorga acción para remover todos los obstáculos jurídicos o de hecho que puedan impedir el logro de su pretensión, surgiendo precisamente de ahí el interés jurídico por el provecho, utilidad o beneficio que su registro marcario le puede representar, o sencillamente, por el perjuicio o el daño que trata de evitar al promover la acción de nulidad de una marca registrada igual o semejante en grado de confusión que le fue citada como antecedente en el procedimiento iniciado con motivo de su solicitud de registro.

"Lo anterior, aunado al hecho de que los artículos 106 y 108 de la invocada ley ordenan que se notifique al solicitante del registro marcario la existencia de anterioridades iguales o semejantes en grado de confusión para que exprese lo que a su derecho convenga, (sic) determina que precisamente de esas normas legales provenga el derecho para demandar la nulidad de la marca registrada, ya que ninguna trascendencia jurídica tendría que se dé vista al solicitante, si no pudiera ejercitar ninguna acción tendiente a remover los obstáculos existentes, que pueden impedir la consecución de su registro marcario.

"Sin embargo el hecho de que el solicitante del registro marcario tenga interés jurídico para demandar la nulidad de una marca ya registrada, sólo significa su interés para obrar, pero no determina la prueba del derecho ni de los hechos constitutivos de la acción por ser cuestiones distintas ..."

De esa resolución derivaron las jurisprudencias 2a./J. 70/95(3) y 2a./J. 71/95,(4) que dicen:

"MARCAS. EL MISMO DERECHO QUE LA LEY LE OTORGA AL SOLICITANTE DE UN REGISTRO MARCARIO PARA PEDIR EL REGISTRO, LE CONCEDE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA AUNQUE LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO CONSTITUYA UNA EXPECTATIVA DE DERECHO. La circunstancia de que se considere una expectativa de derecho el que el solicitante de un registro marcario obtenga dicho registro, no determina que por ello carezca de interés jurídico para demandar la nulidad del registro de una marca que representa un obstáculo para la obtención del registro que pretende, pues si la Ley de Invenciones y Marcas da al solicitante el derecho para pedir el registro de su marca, ese mismo derecho le otorga acción para demandar la nulidad de una marca registrada, surgiendo precisamente el interés jurídico por el provecho, utilidad, beneficio o ventaja directa, manifiesta y legítima, que lleva a una persona a proteger un derecho, o sencillamente, del perjuicio o el daño que trata de evitar, o sea, al actualizarse un estado jurídico o de hecho que produce incertidumbre sobre el derecho que se pretende hacer valer, y que es necesario eliminar mediante una declaración administrativa, estado que se presenta cuando se notifica y se da vista al solicitante del registro la existencia de un registro anterior que constituye un impedimento para la consecución de su propósito (obtener el registro marcario) y que, por ende, se hace necesario eliminar para evitar posibles consecuencias dañosas, ya que ninguna trascendencia jurídica tendría que se diera vista al solicitante, si no pudiera ejercitar ninguna acción tendiente a remover los obstáculos existentes que pueden impedir la obtención de su registro."

"MARCAS. LA SOLICITUD DE SU REGISTRO OTORGA INTERÉS JURÍDICO AL SOLICITANTE PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA. Conforme a lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Invenciones y Marcas, la nulidad de un registro marcario puede obtenerse en un procedimiento que se inicie, entre otros casos, a petición de parte; por tanto, si de acuerdo a lo establecido en los numerales 88 y 89 del indicado ordenamiento legal, toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, mediante su registro en la secretaría de Estado correspondiente satisfaciendo los requisitos y formalidades que establezca la ley, y si en términos de los dispositivos del 100 al 111 de la mencionada ley, el trámite del registro de una marca implica todo un procedimiento que se inicia con la solicitud relativa y concluye con la decisión de la secretaría en la que se otorga o niega el registro solicitado, resulta evidente que quien pide el aludido registro se constituye en parte (solicitante) en el procedimiento de referencia y, por ende, tiene interés jurídico para demandar la nulidad de una marca registrada que representa un obstáculo para la obtención de su pretensión, pues dicho interés surge no sólo cuando hay un Estado de hecho contrario al derecho, o sea, cuando hay una violación del derecho, sino también cuando, sin haber una verdadera violación, existe un estado de hecho que produce incertidumbre sobre el derecho, y que es necesario eliminar mediante la declaración administrativa para evitar las posibles consecuencias dañosas."

De la ejecutoria anteriormente transcrita se desprende que esta Segunda Sala consideró fundamentalmente que:

1) El interés para demandar la nulidad de un registro marcario surge de la utilidad o ventaja directa, manifiesta y legítima, que lleva a una persona a proteger un derecho, o sea, cuando sin que exista una verdadera violación se actualiza un estado jurídico o de hecho que produce incertidumbre sobre el derecho que se pretende hacer valer, y que es necesario eliminar mediante una declaración administrativa, estado que en el caso se presenta al notificarse al solicitante del registro de una marca la existencia de un registro anterior y que constituye un impedimento para la consecución de su propósito (obtener el registro marcario) y que, por ende, se hace necesario eliminar para evitar las posibles consecuencias dañosas.

2) Si bien el artículo 151 de la Ley de Invenciones y Marcas dispone que la nulidad de un registro marcario podrá pronunciarse a petición de parte, debe entenderse que se refiere a todo aquel que sea titular de un interés jurídico; sin embargo, tal interés no debe provenir, necesariamente de un derecho subjetivo, sino que comprende también el que tiene cierta clase de personas situadas en una posición próxima al acto, sobre las cuales recae, por vía de reflejo, la actuación de la autoridad, tal como sucede en la especie con el solicitante del registro de una marca, que se ve afectado al notificarle la autoridad la existencia de una marca ya registrada igual o semejante en grado de confusión a la que pretende registrar, y que es necesario hacer a un lado para lograr su propósito a través de la acción de nulidad correspondiente.

3) La acción de nulidad de un registro marcario, además, protege y garantiza el respeto no sólo de los derechos exclusivos derivados de cada registro marcario, sino también de los principios reguladores de la concurrencia en el sistema de propiedad industrial, entre los que sobresalen la competencia leal y el respeto al público consumidor.

4) De la interpretación relacionada de los preceptos transcritos de la Ley de Invenciones y Marcas, se desprende que si la ley da al solicitante el derecho para pedir el registro de una marca, ese mismo derecho le otorga acción para remover todos los obstáculos jurídicos o de hecho que puedan impedir el logro de su pretensión.

5) Sin embargo, el hecho de que el solicitante del registro marcario tenga interés jurídico para demandar la nulidad de una marca ya registrada, sólo significa su interés para obrar, pero no determina la prueba del derecho ni de los hechos constitutivos de la acción por ser cuestiones distintas.

Ahora, si bien las consideraciones previas no se refieren de manera expresa a la materia de la presente contradicción de tesis, al haber surgido aquélla de un planteamiento distinto que dio lugar a resolver un punto jurídico contradictorio también diferente al que ahora se plantea, lo cierto es que en dicha ejecutoria se sostuvo que el interés para demandar la nulidad de un registro marcario surge de la utilidad o ventaja directa, manifiesta y legítima, que lleva a una persona a proteger un derecho, o sea, cuando, sin que exista una verdadera violación, se actualiza un estado jurídico o de hecho que produce incertidumbre sobre el derecho que se pretende hacer valer, y que es necesario eliminar mediante una declaración administrativa.

Una vez sentado lo anterior, resulta conveniente precisar que si bien en la ejecutoria que quedó transcrita en párrafos anteriores, fueron materia de contradicción los artículos 151 de la Ley de Invenciones y Marcas y 155 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, por la cual quedó abrogada la primera de las mencionadas; lo cierto es que el artículo 155 de la Ley de la Propiedad Industrial (que es materia de la presente contradicción), coincide esencialmente con los artículos previamente referidos.

Así las cosas, resulta necesario establecer que la Ley de la Propiedad Industrial, a la fecha en que se dictaron las ejecutorias contendientes, respecto a la caducidad, establecía lo siguiente:

"Artículo 152. El registro caducará en los siguientes casos: I. Cuando no se renueve en los términos de esta ley, y II. Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del instituto."

"Artículo 155. La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. La caducidad a la que se refiere la fracción I del artículo 152 de esta ley, no requerirá de declaración administrativa por parte del instituto."

"Artículo 187. Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles."

"Artículo 188. Podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa la secretaría de oficio o quien tenga interés jurídico y funde su pretensión."

De los artículos transcritos se desprende que el procedimiento de declaración administrativa de caducidad puede ser iniciado a instancia de parte, por lo que se debe dilucidar si se precisa ser titular de un derecho subjetivo afectado directamente por el registro atacado, o si es otra la condición legitimadora de la participación de una persona como sujeto activo de la relación jurídica adjetiva (derecho oponible), todo ello considerando que la ley es omisa en establecer las cualidades subjetivas de las "partes" en el referido procedimiento de caducidad.

Cabe destacar que lo anterior no soslaya la existencia del supuesto normativo contenido en los artículos 80 y 152, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, que sostienen, entre otras cosas, que para que opere la caducidad no se requiere una declaración administrativa; no obstante lo anterior, es de señalarse que dicha hipótesis no es aplicable al caso concreto, pues en la especie la materia de contradicción se ubica en el supuesto del artículo 152, fracción II, del ordenamiento en cuestión, para la cual, sí resulta necesaria la declaración administrativa correspondiente.

Por otra parte, se hace necesario establecer cuál es el trámite dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial para obtener el registro de una marca.

En efecto, las disposiciones aplicables de la citada ley señalan lo siguiente:

"Artículo 113. Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el instituto con los siguientes datos: I.N., nacionalidad y domicilio del solicitante; II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto; III. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca; IV. Los productos o servicios a los que se aplicará las marca (sic), y V. Los demás que prevenga el reglamento de esta ley."

"Artículo 114. A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta."

"Artículo 115. En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma."

"Artículo 116. En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes."

"Artículo 119. Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta ley y su reglamento."

"Artículo 122. Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta ley. Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud."

"Artículo 122 Bis. El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento. El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122 anterior. La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes."

"Artículo 123. Si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido, a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de esta ley y los aplicables de su reglamento. En este supuesto se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite."

"Artículo 124. Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, el instituto suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo."

"Artículo 125. Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título. En caso de que el instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución."

"Artículo 126. El instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El título un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar: I.N. de registro de la marca; II. Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta; III. Productos o servicios a que se aplicará la marca; IV. Nombre y domicilio del titular; V. Ubicación del establecimiento, en su caso; VI. Fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y VII. Su vigencia."

Como se observa, el trámite del registro de una marca se inicia con la solicitud que por escrito debe presentarse, satisfaciendo diversos requisitos previstos en la ley, acompañando los documentos necesarios; ante la solicitud, la autoridad administrativa debe realizar diversas actividades de investigación y de revisión de la misma y de sus anexos, notificando al solicitante las irregularidades que observe; si del examen e investigación realizados se advierte que existe otra marca igual o semejante en grado de confusión ya registrada o en trámite, se suspenderá el trámite de la solicitud y se notificará al peticionario, indicándole las anterioridades existentes, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga; finalmente, una vez contestada la vista por el solicitante, si la autoridad estima que no existe algún obstáculo para el registro, principalmente por no afectarse derechos adquiridos, resolverá concediendo o negando el registro.

En conclusión, el trámite del registro de una marca implica un auténtico procedimiento que se inicia con la solicitud de registro correspondiente y concluye con la decisión de la secretaría en la que otorga o niega el registro solicitado.

En esas condiciones, quien solicita el registro de una marca se constituye en parte (solicitante) en el procedimiento de referencia.

Una vez sentado lo anterior, y retomando el contenido de los artículos 152, fracción II, 155 y 188 de la Ley de la Propiedad Industrial, es de concluirse que cuando dichos numerales refieren que la caducidad de un registro marcario podrá solicitarse "a petición de parte", debe entenderse que se refiere a todo aquel que sea titular de un interés jurídico, situación que necesariamente excluye a todos aquellos que únicamente tienen un interés de hecho.

Ese interés jurídico para hacer valer la caducidad de un registro marcario no deriva necesariamente de un derecho subjetivo "per se", sino comprende también a las personas que tienen un derecho oponible a terceros, es decir, aquellas que solicitan el registro de una marca, o bien, porque teniendo una marca registrada, ésta es similar a otra que podría estar caduca, lo que genera la posibilidad de pedir la caducidad de la última de las nombradas.

Por lo anterior, si con motivo de la solicitud de registro de una marca surge un obstáculo como lo es que ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ya exista una diversa marca registrada igual o semejante en grado de confusión, evidentemente nace el interés jurídico del solicitante para demandar la caducidad de este registro.

Esta última consideración queda robustecida con lo dispuesto en los artículos 122 y 124 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues de su interpretación armónica se desprende que si al practicarse por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el estudio de fondo de la marca se encontrare otra marca igual o semejante en grado de confusión ya registrada o en trámite y aplicada a los mismos productos o servicios similares, o un nombre comercial, se suspenderá el trámite y se notificará al solicitante, indicándole las anterioridades existentes, para que manifieste lo que a su derecho convenga, es decir, si la ley ordena dar vista al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto de los registros marcarios citados como antecedentes, resulta obvio que nada le impide que al contestar la vista pueda solicitar la suspensión del procedimiento relativo a su solicitud de registro, para demandar la caducidad de la marca o marcas registradas que significan un obstáculo o impedimento jurídico o de hecho para el logro de su pretensión (la obtención del registro de su marca que le permita el derecho exclusivo a su uso).

Así las cosas, el interés para demandar la caducidad de un registro marcario surge de la utilidad o ventaja directa, manifiesta y legítima, que lleva a una persona a proteger un derecho, o sea, cuando sin que exista una verdadera violación, se actualiza un estado jurídico o de hecho que produce incertidumbre sobre el derecho que se pretende hacer valer, y que es necesario eliminar mediante una declaración administrativa, estado que en el caso se presenta al notificarse al solicitante del registro de una marca la existencia de un registro anterior y que constituye un impedimento para la consecución de su propósito (obtener el registro marcario) y que, por ende, se hace necesario eliminar para evitar las posibles consecuencias dañosas.

Por todo lo anterior, para pedir la caducidad de una marca, resulta necesario que esté en trámite una solicitud de registro marcario por parte del solicitante.

En efecto, para que una persona obtenga la caducidad de un registro marcario, previamente debió demostrar que había solicitado el registro de una marca y que por ese motivo se le había notificado y dado vista con la existencia de un registro anterior, el cual constituía un impedimento para la consecución de su propósito, que es el de obtener el citado registro, lo que hace indispensable la eliminación del primero, para evitar consecuencias jurídicas derivadas de su solicitud.

Por las razones expuestas, esta Segunda Sala considera que el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, es el siguiente:

-Conforme a los artículos 152, fracción II, 155 y 188 de la Ley de la Propiedad Industrial, la caducidad de un registro marcario puede obtenerse en un procedimiento que se inicie, entre otros casos, a petición de parte, lo que debe entenderse se refiere a toda persona que sea titular de un interés jurídico, por lo que necesariamente excluye a quienes únicamente tienen un interés de hecho. Por tanto, el interés jurídico para hacer valer la caducidad de un registro marcario no deriva necesariamente de un derecho subjetivo per se, sino que comprende también a las personas que tienen un derecho oponible a terceros, es decir, aquellas que solicitan el registro de una marca o bien, porque teniendo una marca registrada, ésta es similar a otra que podría estar caduca; de ahí que dicha solicitud constituye un requisito indispensable para demandar la caducidad mencionada.

Por lo anterior, si con motivo a la solicitud de registro de una marca surge un obstáculo como lo es que ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ya exista una diversa marca registrada igual o semejante en grado de confusión, evidentemente nace el interés jurídico del solicitante para demandar la caducidad de este registro.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Existe la contradicción de tesis denunciada.

SEGUNDO.-Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del último considerando de esta resolución.

N.; remítase testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados contendientes y la tesis jurisprudencial que se establece a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y hágase del conocimiento del Pleno y de la Primera Sala de esta Suprema Corte y de los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en acatamiento a lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: M.B.L.R., S.A.V.H., J.F.F.G.S., L.M.A.M. y Ministro presidente S.S.A.A..

En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción II y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los diversos 2, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. N.. registro IUS 164120. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., agosto de 2010, página 7.

2. Registro IUS 166704. Instancia: Segunda Sala. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, agosto de 2009, Materia(s): Común, página 223.

3. N.. registro IUS 200683. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, noviembre de 1995, página 201.

4. N.. registro IUS 200684. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, noviembre de 1995, página 249.