Nulidad Parcial de los Actos Administrativos
ADMINISTRATIVOS [173]
México, Distrito Federal; Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del día veintisiete de julio de mil novecientos cincuenta y cinco.
VISTOS; y
PRIMERO. Por escrito de dieciocho de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres, el señor Jacobo Lozano Páez ocurrió, por su propio derecho, ante el Juez Primero de Distrito del Distrito Federal en Materia Administrativa, demandando la protección de la Justicia Federal en contra de actos del Secretario de la Economía Nacional y de la Dirección General de la Propiedad Industrial de la propia Secretaría de Estado, consistentes en la resolución 144, de diez de agosto del citado año, oficio número 37-III-21479, por el que fue declarada la nulidad del Registro de la marca nacional de su propiedad número 59644, denominada "Gusano de Oro", con todas sus consecuencias legales.
Dice el quejoso, en su demanda de amparo, que es propietario de la marca nacional número 59644, de fecha legal de veinte de abril de mil novecientos cuarenta y ocho, denominada "Gusano de Oro", y que ampara mezcal, reservándose el uso de la etiqueta que registró con los colores amarillo, café, rojo y blanco, en la forma en que aparece en el facsímil que acompañó; que por escrito de veinte de octubre de mil novecientos cincuenta y dos, el señor David Rangel Medina, en representación de la fábrica de licores "Tenampa", S. A., demandó ante la Dirección de la Propiedad Industrial la nulidad de su marca, por considerar que la misma se le había expedido en contravención de la Ley, porque había invadido los derechos de su marca número 48839, aunque manifestó que sólo demandaba la nulidad aludida en cuanto al uso de los colores amarillo, café y rojo que amparan su marca, pero no en cuanto a la denominación "Gusano de Oro"; que después de haberse seguido el procedimiento administratrativo del caso, la propia autoridad resolvió que era de declararse la nulidad del registro de su marca "Gusano de Oro", número 59644, concediendo en esta forma al actor, o sea al tercero perjudicado en este juicio de amparo, más de lo que pedía en su demanda de nulidad, puesto que, como se ha dicho, la fábrica de licores Tenampa tan sólo había solicitado la nulidad por el uso de tres colores y no por lo que hacía al uso de la denominación de su marca "Gusano de Oro", nombre que tiene derecho y del cual no podía privarlo la autoridad responsable, tanto como porque su marca es nominada y la del tercero innominada, como porque aquella misma no solicitó la nulidad del nombre de la marca "Gusaño de Oro", sino tan sólo el uso de aquellas.
El quejoso estimó violados los artículos 14 y 16 constitucionales, por los siguientes conceptos: I Falta de adecuada fundamentación de la resolución impugnada e inaplicación en el caso del artículo 349 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En efecto, la autoridad responsable no fundó ni motivó debidamente la causa legal de su procedimiento, puesto que lo priva del derecho de seguir usando la marca de su propiedad denominada "Gusano de Oro" sin tener en cuenta que, dada la situación procesal del caso, no tenía facultades legales para declarar su nulidad, ya que la actora en el procedimiento administrativo contencioso, la fábrica de licores "Tenampa", S. A., tan sólo demandó la nulidad de la marca "Gusano de Oro" por lo que hace al uso de los colores amarillo, café y rojo, tal como se desprende del punto 8o. de su escrito de demanda, y en el que expresamente afirma que no solicitaba la nulidad de dicha marca por lo que hace a la denominación "Gusano de Oro". De aquí que si el hoy tercero perjudicado no solicitó la nulidad de dicha marca en términos generales, sino sólo en cuanto a los colores de la etiqueta, es evidente que la autoridad responsable no podía declarar también la nulidad total de su marca, haciéndola extensiva a su nombre "Gusano de Oro", pues el texto del artículo que se dejó de aplicar obliga a todo juzgador a que en las sentencias se resuelvan exclusivamente las "acciones" y excepciones "que hayan sido materia del juicio"; y si no era materia del juicio administrativo la nulidad del nombre de su marca, la propia autoridad no podía hacer una declaración que lo prive del uso de la marca en cuanto a su nombre; pues, como ya se ha dicho, lo único en que consistió la materia del juicio fue la de resolver si el uso de los colores amarillo, café y rojo, en la forma en que se usan en la marca de su propiedad, constituía o no una violación de los derechos concedidos a la marca del tercero perjudicado para usar esos mismos colores en su marca innonimada. Por lo demás, su propia marca se distingue, además de por sus figuras y colores, por el nombre "Gusano de Oro", y la marca del tercero perjudicado es innonimada. II. Inexacta aplicación del artículo 200, fracción I, en relación con el 105, fracción XIV, inciso b) de la Ley de la Propiedad Industrial. Previene la primera de tales disposiciones legales que será nulo el registro de una marca cuando se haya hecho en contravención a las disposiciones de la ley, y el segundo establece que no deberá admitirse a registro una marca cuando sea semejante a otra ya. registrada, aplicada a los mismos artículos, en grado tal, que pueda confundirse con la anterior. En estas disposiciones se basa la autoridad responsable para declarar la nulidad de la marca de su propiedad, pretendiendo que la misma es tan semejante a la del tercero perjudicado que puede confundirse con ella. La afirmación carece de fundamento porque, para apreciar la semejanza de dos marcas, deben tenerse en cuenta todos sus elementos y compararlos en sus semejanzas y sus diferencias, de tal suerte que si una marca tiene más diferencias que semejanzas, no puede decirse que puedan confundirse, en tanto que si las semejanzas son mayores, sí pudiera decirse que se confunden, siempre y cuando no tuviera alguna de ellas algún otro elemento característico que la haga inconfundible. Y en el caso que se estudia, la autoridad responsable sólo, se concretó a examinar las semejanzas, pero no las diferencias entre ambas marcas. En efecto, dice la propia autoridad que es indiscutible la semejanza notoria que existe entre las dos, "pues los colores, la distribución de los mismos, las leyendas, la colocación de éstas, la forma de la etiqueta y, en general, el aspecto visual de los dos registros, coinciden en tal forma que a simple vista pueden provocar confusión entre los productos". Esta apreciación la hace la autoridad responsable después de examinar en el párrafo anterior, separada y sucesivamente, ambas marcas en cuanto a sus leyendas, sus colores y su formato; pero no indica cuáles son las semejanzas ni cuáles las diferencias entre una y otra. Por esto carece de consistencia su apreciación general de que a simple vista pueden confundirse. De esta manera, la responsable dice, respecto de la marca número 48839, que consiste en una etiqueta de forma rectangular, la que no puede ser materia de uso exclusivo en una marca, pues la mayoría de las etiquetas que se usan para botellas son rectangulares y sin que la forma de esta etiqueta haya sido reservada para uso exclusivo de la tercero perjudicada; que la etiqueta es de fondo amarillo, cuando tampoco el tercero puede reservarse el derecho exclusivo de usar un fondo amarillo en sus etiquetas, pues siendo limitado el número de colores; no es posible que si cada persona que registra una marca se reservara el uso de cada color como fondo de sus etiquetas, no habría ya manera de registrar marca alguna porque todos los colores estarían ya agotados, además de que el uso exclusivo del fondo amarillo en la etiqueta no consta que sea una reserva especial de la marca aludida, lo que tampoco podría ser registrable legalmente, puesto que lo que es únicamente registrable es una cierta y determinada combinación de los colores, mas no el color en sí; que la etiqueta está dividida en dos secciones, cuando estas dos secciones no fueron materia del registro, pues lo único que fue materia del registro en la marca aludida fue la primera sección", a que se refiere la autoridad responsable, pero no la parte inferior, o sea la sección segunda de la etiqueta, que es en donde consta el nombre de la empresa que hace el embotellado; que esta primera sección se encuentra rodeada por una franja color café, cuando la de su propiedad tiene en cambio franjas blancas, una de color café claro y otra de color café obscuro; que a un lado se ve la figura de un sello de color rojo dentro de un círculo formado por una tinta amarilla, y en cambio en la de su propiedad el sello aparenta ser un sello lacrado color rojo con dos lineas blancas, una corrida y otra entrelazada con un gusano dibujado en oro y con un letrero que claramente contiene el nombre de su marca, o sea "Gusano de Oro", en letras blancas. Que en la leyenda "Legítimo Mezcal de Oaxaca con su propio gusano", las letras iniciales "L", "M" y "O", son de color rojo y el resto de las letras de color café, en tanto que en la etiqueta de su propiedad las palabras Mezcal y Oaxaca son de color rojo en su totalidad y las palabras "Legítimo", "de" y "con su propio gusano", van en color café también completas. La manera como hace la descripción de ambas marcas la autoridad responsable pudiera hacer pensar en una semejanza, porque claramente se aprecia que quiso encontrar una semejanza en donde no la hay, y para ello tuvo que recurrir a cosas que no estaban registradas, como es la sección segunda de la etiqueta y a ordenar su análisis en una forma semejante respecto a cada etiqueta; pero una cosa es que el análisis lo haya hecho la autoridad en forma semejante y otra que las marcas sean semejantes, pues de su propio análisis se desprende que lo que caracteriza a la marca del tercero es la combinación de colores en cuanto a su leyenda "Legitimo Mezcal de Oaxaca con su...
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