Capítulo V. Del registro de marcas

AutorMauricio Jalife Daher
Páginas222-256

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REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

Artículo 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

I Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

II El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;

III La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca, y

IV Los demás que prevenga el reglamento de esta ley.

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Aunque aparentemente este artículo pudiera resultar poco relevante por simplemente listar los requisitos que deben satisfacerse para solicitar el registro de una marca, las consecuencias legales derivadas de la no satisfacción de estas formalidades le convierten en un precepto que merece acuciosa atención.

A pesar de que el artículo 179 de la LPI establece que cualquier escrito presentado ante el IMPI debe ser por escrito y en idioma español, este precepto reafirma dicho requerimiento. De hecho, el Reglamento en su artículo 5º que las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el Instituto o las delegaciones, y cumplir con los requisitos siguientes:

  1. Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

  2. Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y el la Gaceta, en el numero de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que deberán presentarse debidamente requisitadas y, tratándose de medios magnéticos, conforme a la guía que el Instituto emita al efecto.

    En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberán presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado y los datos a que se refiere la fracción V de este artículo;

  3. Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio;

  4. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;

  5. Indicar el numero de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se refieran, salvo en el caso de solicitudes iniciales de patente o registro;

  6. Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;

  7. Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;

  8. Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y

  9. Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.

    Las solicitudes y promociones deberán presentarse por separado para cada asunto, salvo cuando se trate de inscripción de licencias o transmisiones en los términos previstos en los artículos 62, 63, 137 y 143 de la Ley; inscripción de transmisiones de derechos en las cuales hayan habido transmisiones intermedias no inscritas, y las relacionadas a un mismo asunto.

    Cuando las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones I a VI, VIII y IX anteriores, el Instituto requerirá a los solicitantes

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    o promoventes para que dentro de un plazo de dos meses lo subsanen. En caso de no cumplir con el requerimiento, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

    En caso de que las solicitudes o promociones no cumplan con el requisito establecido en la fracción VII anterior, los solicitantes o promoventes deberán, sin mediar requerimiento del Instituto, presentar ante éste la traducción correspondiente de los documentos que se exhiban dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que esas solicitudes o promociones se entreguen. En caso de que los solicitantes o promoventes no exhiban la traducción dentro del plazo fijado, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

    Las solicitudes y promociones remitidas por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes se tendrán por recibidas en la fecha en que le sean efectivamente entregadas al Instituto.

    Se podrán presentar solicitudes o promociones por transmisión telefónica facsimilar, siempre que la solicitud o promoción y sus anexos originales, acompañados del comprobante del pago de la tarifa que en su caso proceda y el acuse de recibo de la transmisión facsimilar, sean presentados en las oficinas del propio Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión. En este caso, bastará que la transmisión facsimilar contenga la solicitud y promoción.

    De manera complementaria, el Acuerdo que Establece las Reglas para la Presentación de Solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de diciembre de 1994, en su artículo 11 establece la obligación de presentar siete ejemplares del signo distintivo, y por su parte, el artículo 33, en su fracción II impone como obligatorio el uso de la forma oficial para la presentación de solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación de nombre comercial.

    EL NOMBRE DEL SOLICITANTE

    En relación con la fracción I cabe referir que aún y cuando, en principio, la simpleza del requerimiento contenido en esta primera hipótesis pudiera estimarse como tan elemental que no proceda comentario alguno, es conveniente recordar que en ocasiones la dolosa manipulación de esta información puede acarrear la nulidad del registro, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 151 de la LPI.

    Lo anterior acontece, por ejemplo, cuando la identidad de la persona mencionada como solicitante en la forma de solicitud no existe, o cuando el domicilio respectivo se ha informado con la sola intención de eludir la localización del titular del derecho por esa vía constituido. Ha acontecido en la práctica que un determinado domicilio señalado en la solicitud sea inexistente, con lo que se dificulta gravemente la tarea de notificar la interposición de una demanda, ya que, aunque parezca un contrasentido, resulta muy complicado acreditar fehacientemente la inexistencia de un determinado domicilio

    Ahora bien, si simplemente se trata de un error en el nombre del solicitante o en el domicilio, subsanable y que obedece a un mera imprecisión de copiado, en tal supuesto se debe entender que la

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    hipótesis de la fracción III del artículo 151 de la LPI no se satisface, tal como se comenta con relación a dicho precepto.

    Aún así, se debe ser sumamente cuidadoso en la mención del nombre de la persona física o empresa solicitante, así como en la mención de su domicilio y nacionalidad, para evitar que la solicitud pueda ser otorgada con fallas que comprometan su validez futura. En ese sentido es recomendable manifestar todos los elementos del nombre, tal como aparecen en el acta de nacimiento y demás documentos legales del solicitante, o en el acta constitutiva de la empresa, sin usar iniciales en sustitución de una palabra, ya que ello se puede interpretar como una variante que introduce elementos de imprecisión.

    TIPOS DE MARCA SUSCEPTIBLES DE REGISTRO

    En relación con la fracción II de este artículo se debe considerar lo comentado en relación con el artículo 88 y en relación a las fracciones I y II del artículo 89 de la LPI.

    Esta fracción establece los tipos de marcas que nuestro sistema contempla. Las razones que pueden orillar a registrar una marca en una forma u otra suele estar impuesta por el tipo y naturaleza de marca de que se trata. Existen algunos principios básicos que sobre el particular pueden delinearse:

    1. Marcas Nominativas

      En general, puede sostenerse que es recomendable contar con un registro nominativo en la clase básica, por lo siguiente:

      Una de las reglas básicas que se observa en relación a la conservación de los derechos del registro de una marca, es que ésta se use "tal y como fue registrada". Sucede con frecuencia que la marca que distingue a un producto o a un servicio, sufra variaciones periódicamente para actualizar su imagen frente al público consumidor. Ello provoca que un tercero con interés en registrar una marca igual o confundible con la registrada, para los mismos o similares productos o servicios, al constatar la diferencia existente entre la forma en que la marca fue registrada y la manera en la que en realidad la marca se emplea, cuente con elementos suficientes para solicitar que se declare la caducidad del registro por no estar en uso la marca registrada.

      Contar con un registro nominativo ofrece la ventaja de que aún y cuando se adopten cambios en el diseño de la marca, por no ser éste un elemento reservado en el registro de la misma, no exista problema para mantenerlo vigente, evitando los enormes riesgos y gastos que siempre supone el tener que estar realizando registros nuevos en función de los cambios introducidos al diseño.

      Un registro nominativo es un apoyo muy sólido en caso de tener que ejercer acciones en contra de algún infractor de los derechos del titular del registro de la marca, por virtud de que en muchas ocasiones la defensa del infractor recurre al hecho de que si bien las denominaciones son iguales o similares, el diseño de la marca considerada ilegal es completamente diferente del que incluye la marca registrada.

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      La posesión de un registro nominativo impide al infractor recurrir a argumentos relativos al diseño de las marcas, reduciéndose la consideración del caso a la similitud o coincidencia entre las denominaciones, lo que normalmente simplifica el manejo del conflicto en favor del titular del registro.

    2. Marcas Innominadas

      En el caso de los llamados registros innominados se puede decir que, en términos generales, siempre es mejor contar, en la clase básica, tanto con el registro nominativo como con el registro del diseño o la etiqueta. Sin embargo, los casos en que se...

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