Capítulo VI. De las licencias y la transmisión de derechos
| Autor | Mauricio Jalife Daher |
| Páginas | 257-278 |
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PROCEDENCIA Y EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LICENCIAS
Artículo 136.- El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o alguno de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.
El artículo comporta una declaración general sobre la procedencia de las licencias de marcas registradas y en trámite, así como el requerimiento básico para que este tipo de convenios puedan surtir efectos frente a terceros. La redacción del precepto nos conduce a diversas reflexiones de interés.
La primera, consistente en la mención expresa de las solicitudes de marca como materia viable de constituir el objeto de una licencia, lo que representa, desde la promulgación de la ley en 1991, una novedad en nuestro sistema.
Se ha discutido en diversos foros respecto de la procedencia de licenciar una marca cuyo registro es una mera expectativa derivada de la condición que corresponde a una solicitud en trámite, estimando que conceder la inscripción registro a la licencia respectiva parece conferir al acto jurídico una calidad injustificada. En realidad, el asunto parece remitirnos al cuestionamiento que por analogía cabe plantearse respecto de la eventual licencia que una persona pueda conceder de una marca en base a derechos de uso, los cuales, en todo caso, son superiores en calidad a los que confiere una solicitud de registro de marca.
Quien usa una marca, si lo hace bajo las condiciones de continuidad y buena fe que establece la fracción I del artículo 92 de la Ley, al menos cuenta con un bagaje jurídicamente trascendente y que puede constituir un escudo a un eventual ataque por parte de un tercero que alegue mejores derechos. En cambio, la autorización de uso concedida bajo la premisa de una solicitud en trámite, no traslada al licenciatario ningun derecho consistente.
Opino que la inscripción de una licencia solo debería proceder respecto de aquéllas que involucren marcas registradas, aún y cuando expresamente la ley refiriera como posibles las licencias celebradas respecto de marcas no registradas, ya que no existe sentido lógico en brindar a la licencia la calidad de ser oponible frente a terceros, cuando el propio derecho licenciado no ha sido constituido mediante el otorgamiento del registro.
El propio precepto abre la más amplia posibilidad para que el titular pueda conceder licencias de carácter exclusivo o no, así como para que la misma comprenda uno o varios de los servicios o productos a los que la marca se aplique. Es obvio que la redacción es poco afortunada al referirse a "los productos o servicios a los que se aplique dicha marca", ya que el espectro se abre indebidamente a consideraciones extraregistrales, siendo que la licencia debe limitarse a los productos o servicios amparados por el registro. La referencia es consecuencia de la distorsión que consiste en conceder inscripción a licencias de solicitudes de marca.
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La proclama final del artículo, en el sentido de que la licencia debe ser inscrita en el IMPI para que produzca efectos en perjuicio de terceros, implica que en una interpretación contraria deba estimarse que la licencia que no sea inscrita se entiende que produce efectos entre las partes que han celebrado el acto.
Es decir, si el licenciante, por ejemplo, pretendiera reclamar al licenciatario por la falta de pago de regalías pactadas, éste no podría oponer como excepción la inexistencia de inscripción.
Una de las circunstancias en que una licencia no inscrita estaría restringida para ser invocada como fundamento para legitimar activamente al licenciatario, se presenta en los casos en que expresamente la licencia confiere a éste derecho para defender la exclusividad del registro ante infracciones, en cuyo caso, en ausencia de inscripción de la licencia, la reclamación tendrá que estimarse improcedente por falta de legitimación activa.
La previsión incorporada sobre este punto por la LPI es resultado del cambio substancial que en este tema produjo la abrogación de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y Uso y Explotación de Patentes y Marcas, acaecida en junio de 1991 con motivo de la promulgación de la propia Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.
En términos de dicho ordenamiento, el acto, contrato o convenio que debiendo ser inscrito no lo fuera, era sancionado con inexistencia, y su cumplimiento no podía ser reclamado ante los Tribunales. La licencia de uso de marca, desde luego, era uno de los contratos sujetos obligatoriamente a inscripción, de conformidad al inciso a) del artículo 2º de dicho ordenamiento, y para ser inscritos ante la entonces Dirección General deº Desarrollo Tecnológico (hoy IMPI), constituía requisito indispensable contar previamente con la constancia de inscripción ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.
Finalmente, un comentario que estimo conveniente incluir, es el relativo a la mención que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte contiene en relación a la posibilidad de regular licencias que puedan implicar prácticas contrarias a la competencia.
El TLC determina en su artículo 1704 que ninguna disposición impedirá que cada una de las Partes tipifique en su legislación interna prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que, en casos particulares, puedan constituir un abuso de los derechos de propiedad intelectual con efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Cada una de las Partes podrá adoptar o mantener, de conformidad con otras disposiciones de esta Trabajo, las medidas adecuadas para impedir o controlar dichas prácticas o condiciones.
Aún y cuando en nuestro contexto esta disposición no se aprecia como relevante, es importante considerar que en muchos países se ha desarrollado ya una importante vinculación entre las normas de la propiedad industrial y las que rigen la competencia económica, ya que se ha observado que ciertos ejercicios abusivos de aquellos puede causar efectos negativos en los principios de la libre competencia.
Un ejemplo es el que se presenta respecto de las licencias que se otorgan de manera discriminatoria a diversos agentes económicos, provocando situaciones de inequidad competitiva. Es predecible
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que en nuestro país, en el corto plazo, se desarrollen disposiciones orientadas en este sentido, tal como el TLC lo prevé en su texto.
REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN DE LICENCIAS
Dada la expresa remisión que la LPI realiza al Reglamento, son de citarse los artículos que a continuación se transcriben:
Artículo 10.- La solicitud de inscripción de una licencia de uso de cualquier derecho de propiedad industrial o franquicia, además de los requisitos a que se refiere el artículo 5º de este Reglamento, deberá señalar:
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El nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del licenciante o franquiciante y licenciatario o franquiciatario;
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La vigencia del convenio;
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Si el convenio reserva al licenciante, usuario autorizado o franquiciante la facultad de ejercer las acciones legales de protección del derecho de propiedad industrial materia del mismo;
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Tratándose de licencia de uso de marca, los productos o servicios respecto de los cuales se concede la licencia, y
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Los demás datos que se soliciten en las formas oficiales.
La solicitud deberá acompañarse de un ejemplar certificado o con firmas autógrafas del convenio en que conste la licencia, autorización o franquicia. Podrán omitirse en el ejemplar que se exhiba, las estipulaciones contractuales que se refieran a las regalías y demás contraprestaciones que deba pagar el licenciatario, usuario autorizado o franquiciatario, las que refieran a información confidencial, referente a las formas o medios de distribución y comercialización de los bienes y servicios, así como los anexos de información técnica que lo integren. La solicitud de inscripción podrá ser presentada por cualquiera de las partes.
Artículo 11.- Para la inscripción de transferencias de titularidad o licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite, patentes o registros, en los términos establecidos en los artículos 62, 63, 137 y 143 de la ley, deberán cumplirse, además de los requisitos señalados en los artículos 9º. y 10 de este reglamento, los siguientes:
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Exhibir dos copias certificadas o con firmas autógrafas del o los convenios o documentos en que consten las correspondientes transmisiones o licencias, y
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Referirse, en cada promoción, ya sea a patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales concedidos o en trámite, o bien marcas registradas o en trámite,
El Instituto emitirá un oficio que contenga la resolución sobre la inscripción solicitada, anexando copia del mismo en cada expediente de solicitud.
El solicitante o promovente podrá solicitar la expedición de copias certificadas del convenio exhibido, a fin de que éstas sean desglosadas a alguno o algunos de los expedientes o solicitudes contenidas en el convenio.
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Artículo 12.- El Instituto resolverá lo que corresponda sobre las solicitudes o promociones de inscripción a que se refieren los tres artículos anteriores, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de recepción de las mismas, o de aquella en que se dé cumplimiento a requerimientos formulados por el Instituto.
Cuando la inscripción solicitada no proceda, por falta de algún requisito, o por cualquier otra causa, el Instituto notificará al solicitante para que dentro de un plazo de dos meses, manifieste lo que ha su derecho convenga.
Artículo 137.- Para inscribir una licencia en el Instituto bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta ley.
Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o más...
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