Capítulo I. De las marcas
| Autor | Mauricio Jalife Daher |
| Páginas | 76-205 |
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EL DERECHO DE USO DE MARCAS Y LOS EFECTOS DEL REGISTRO
Artículo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.
Desde el momento en que un producto o un servicio es distinguido con un signo (palabra, diseño, la combinación de ambos o a través de una forma tridimensional), se considera que la marca existe, con independencia de que ésta se registre.
Sin embargo, la obtención del registro constituye un reconocimiento oficial de que ese signo reúne los elementos necesarios para ser considerado legalmente como marca.
Sucede con frecuencia, que una empresa inicie la comercialización de un producto distinguiéndolo con una denominación, la cual se estimó cumplía funciones de marca, y que posteriormente, al pretender obtener su registro, éste sea negado por tratarse, por ejemplo, de una denominación genérica que carece de los atributos necesarios para ser considerada como registrable.
El carácter voluntario del registro de una marca para quien la emplea o desea emplear, implica que utilizar una marca sin registro no dé lugar a la imposición de una sanción.
Sin embargo, se presentan casos en los que se adopta como marca una denominación que expresamente la LPI considera como no registrable, determinando la Ley que al emplearlas se incurre en una infracción administrativa, merecedora de sanción. Tal es el caso de marcas que consisten en emblemas oficiales, firmas, seudónimos o retratos de personas, títulos de obras literarias, artísticas o científicas, marcas engañosas o marcas notoriamente conocidas, las cuales se consideran no registrables y al emplearlas se comete una infracción administrativa.
En estos casos y luego de seguirse el procedimiento administrativo que la propia Ley dispone, el usuario de marcas de este tipo puede hacerse acreedor a sanciones que van desde la multa, hasta la clausura y el arresto.
Por otra parte, emplear una marca sin registrar puede ocasionar que se invadan derechos de terceros adquiridos con anterioridad, lo que constituye infracción administrativa o delito, sancionados por la propia LPI.
VENTAJAS DERIVADAS DEL REGISTRO DE LA MARCA
Tal como el precepto lo establece, la ventaja básica derivada del hecho de registrar una marca, es el que su titular obtenga el derecho al uso exclusivo de la misma. Esa exclusividad consiste en que el titular es la única persona que puede emplear lícitamente esa marca en nuestro país, para
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distinguir los productos o servicios para los que se obtuvo el registro, pudiendo, por tanto, oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero.
Es difícil precisar los beneficios que pueden derivar para quien usa una marca, del hecho de registrarla, aún y cuando todos se encuentren directamente vinculados a la exclusividad que tal registro asegura en favor del titular.
Una de las principales ventajas es que desde el momento en que la solicitud de registro se ingresa (fecha de presentación), se origina el bloqueo de solicitudes que terceros presenten posteriormente para marcas iguales o similares en la misma clase, evitando con ello que cualquier persona se apodere de la marca.
Asimismo, al obtenerse el registro, quien emplea la marca recibe el reconocimiento oficial de que la marca no invade derechos previamente adquiridos por terceros, y de que se trata de una marca registrable, cuyo uso no provoca la comisión de una infracción administrativa o de un delito.
Un aspecto más que debe considerarse como esencial como consecuencia de obtener el registro de una marca, es que éste repercute favorablemente en la valoración económica de la empresa, ya que se cuenta con el reconocimiento de la autoridad respecto de la titularidad del derecho al uso exclusivo de las marcas propiedad de la negociación.
De hecho, el registro de la marca permite al titular instrumentar el otorgamiento de licencias o franquicias a terceros, de manera gratuita o a través de la percepción de regalías por su utilización, lo que representa una ventaja adicional.
Por último, la obtención del registro posibilita a su titular para realizar el empleo de las siglas "M.R.", o del símbolo ®, o bien de la leyenda "Marca Registrada", en los productos o servicios de que se trate, lo que constituye una advertencia general del respeto que merece el derecho exclusivo existente sobre esa marca, desalentando su imitación por parte de terceros. La indicación de que se trata de una marca registrada es una evidencia de seriedad para cualquier persona o empresa que ejerce el comercio, ya que proyecta al público consumidor la preocupación de su titular por proteger los nombres y/o signos con que se distingue de la competencia.
LIMITACIONES DE LOS DERECHOS DERIVADOS DEL REGISTRO DE MARCA
Como todos los derechos que en general las leyes reconocen, los derechos conferidos por el registro de la marca observan diversas limitaciones que se pueden sintetizar en los siguientes puntos:
- Aún y cuando las marcas obtenidas en un país suelen recibir cierta protección o reconocimiento en otros, el principio general se configura sobre la base de que la exclusividad derivada del registro de una marca puede hacerse valer por el titular, únicamente en el territorio del país en que se obtiene.
-. El registro de una marca tiene una vigencia determinada, que al concluir provoca su caducidad. Para mantener vigente el derecho de exclusividad que el registro de la marca otorga a
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su titular, es necesario que se use la marca y que el registro sea renovado periódicamente, de acuerdo a las especificaciones legales.
-. La exclusividad que otorga el registro de una marca se limita a los productos o servicios para los que se obtiene, así como respecto del diseño o denominación materia del mismo.
LA CALIDAD DEL SOLICITANTE Y EL USO PREVIO COMO CONDICION NO NECESARIA PARA EL REGISTRO
Una de las constantes interrogantes que existen respecto de la protección legal que nuestro sistema otorga a las marcas, es la consistente en determinar si para registrar una marca es necesario estarla utilizando. A diferencia de las legislaciones de algunos países en que sí se considera como presupuesto del registro el uso previo de la marca, en nuestro país la LPI no lo exige, tal como se infiere de la lectura del precepto en comento.
A diferencia de la abrogada Ley de Invenciones y Marcas, que reconocía en favor de cualquier persona el derecho de registrar una marca, la LPI lo restringe a los industriales, comerciantes y prestadores de servicios.
No es necesario acreditar tal calidad al formular la solicitud correspondiente, pero en caso de que en su oportunidad el titular no acredite la calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios, de conformidad a los principios legales aplicables (Código de Comercio y leyes fiscales), el registro puede considerarse nulo.
Amplios comentarios respecto de la legitimación que el solicitante debe satisfacer, son relacionados al analizar el tema del interés jurídico respecto del artículo 188 de la LPI.
EL ALCANCE TERRITORIAL DEL REGISTRO DE MARCA
La exclusividad que deriva en favor del titular, por el registro de su marca, tiene efectividad en todo el territorio nacional. El derecho que el registro confiere puede hacerse valer para impedir a otros el uso de la marca, inclusive en lugares en que la marca no está siendo usada o no es conocida.
Suele presentarse el caso de que por coincidencia o circunstancias de diversa índole, dos o mas comerciantes ubicados en regiones geográficas distintas, emplean la misma marca para distinguir sus productos ante los consumidores.
El principio jurídico que nuestra ley establece para determinar a quien corresponde el mejor derecho sobre una marca, se traduce en que quien puede acreditar mayor antigüedad y continuidad en el uso, debe ser reconocido como titular del derecho.
Sin embargo, la complejidad y riesgo propio de los litigios que se provocan por este tipo de conflictos, en ocasiones lleva a las partes a la celebración de un convenio por el que cada una se compromete a respetar el ámbito geográfico de influencia de la otra.
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CONCEPTO DE MARCA
Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.
La inclusión de definiciones dentro de los cuerpos normativos es un recurso que ha cobrado aceptación recientemente, como una forma para orientar la interpretación de casos que puedan no estar previstos en las hipótesis que los demás preceptos legales incorporan.
En este particular caso la LPI aporta una definición de marca de corte muy general, que únicamente resalta la función básica y cualidad esencial de las marcas, que es la distintividad y la individualización de un producto, concepto al que necesariamente debe agregarse que el signo en cuestión puede constituir una marca siempre que no incurra en las prohibiciones que la propia legislación establece sobre el particular.
Según Genaro Góngora Pimentel9, las marcas son los "signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie."
Cabe destacar, de esta definición, la inclusión que se hace de la marca como signo que puede estar destinado a distinguir establecimientos, que es la tendencia más moderna en la materia, en reconocimiento a que las marcas de servicio no agotan el espectro de posibilidades, y que las marcas, más que distinguir propiamente servicios, distinguen los establecimientos en que se prestan.
David Rangel Medina10, por su parte (Derecho de la P IEI unam P. 48)...
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