Voto num. 2a./J. 2/2011 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Esta Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el tema sobre el que versa la posible contradicción de criterios denunciada corresponde a la materia administrativa, en la que esta Segunda S. se encuentra especializada.

La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los integrantes del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos, el amparo directo 221/2011, en sesión de siete de julio de dos mil once, en la parte conducente, sostuvo:

"SEXTO. Previo a emprender el análisis de los argumentos que a título de concepto de violación expresa la quejosa, es necesario informar que en el juicio de nulidad, el acto impugnado fue el oficio ********** de veintiocho de agosto de dos mil nueve, emitido por la coordinadora departamental de examen de marcas ‘A’ del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante el cual se negó a (la) inconforme el registro marcario tramitado en el expediente ********** con denominación **********.

"Del asunto correspondió conocer a la S. Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, quien, en la sentencia reclamada, reconoció la validez del acto impugnado.

"Para arribar a esa determinación, la S. analizó la semejanza en grado de confusión de los aspectos fonético, gráfico y conceptual entre la marca que se pretendió registrar ********** y la registrada con anterioridad ********** y concluyó que al observarse alternativamente los signos distintivos al primer de (sic) golpe de vista, no se advierte distinción susceptible de ser percibida por el público consumidor, en los aspectos gramatical y conceptual, lo que, dijo, hace imposible su coexistencia en el mercado.

"Enseguida, estimó infundados los argumentos en que la entonces actora sostuvo que en el caso existe la carta que anexó a su escrito de veintitrés de abril de dos mil nueve, ante el instituto demandado, en el cual consta el consentimiento por parte del titular de la marca registrada con anterioridad, para que se registre la nueva marca, pues se trata de empresas corporativamente relacionadas, sobre la consideración de que el hecho de que exista consentimiento por parte del titular de la marca no es una causal de excepción al impedimento de registro previsto en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.

"Con relación a lo anterior, la S. explicó que la marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros; que el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente; que uno de los objetivos de la ley es evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios; que el artículo 90, fracción XVI, de la ley relativa prevé como impedimento expreso para registrar una marca el que sea semejante o idéntica en grado de confusión a otra ya registrada y que como única excepción a dicho impedimento se establece que la solicitud se realice por el mismo titular, para aplicar a productos o servicios similares.

"Derivado de lo cual, la S. determinó que aun cuando se demuestre el consentimiento por parte del titular del registro marcario citado como anterioridad, dicho consentimiento es insuficiente para otorgarlo, pues, dijo, no se actualiza la causal de excepción al impedimento de registro prevista en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, porque la solicitud de registro marcario no se realizó por el titular de la marca registrada.

"Agregó que la afirmación de la entonces actora en el sentido de que ********** -aquí quejosa- y ********** -titular de la marca registrada con anterioridad- son empresas corporativamente relacionadas y que están de acuerdo en la coexistencia de sus marcas en el mercado, era intrascendente para declarar la nulidad de la resolución impugnada porque debía evitarse la subsistencia de registro de marcas idénticas o semejantes, con la finalidad de proteger al público consumidor, además, dijo, un acuerdo entre las partes no puede estar por encima de lo que señala la ley.

"A mayor abundamiento, la S. expresó que no se encontró en el caso de una solicitud de marca colectiva como la que prevé el artículo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial, explicó que el registro de marca colectiva implica una licencia de uso de la marca que se constituye a favor de quien ostenta la calidad de miembro de la asociación o sociedad titular del registro, no en la forma convencional que consiste en el otorgamiento de una licencia o autorización expresa, sino como consecuencia de la existencia del registro de la marca colectiva.

"Respecto de las manifestaciones de la entonces actora en el sentido de que existe una conexión de origen del titular de la marca registrada con anterioridad ********** con **********, porque ambas son parte de ********** y que ello consta en las páginas de internet que se ofrecieron, la S. sostuvo que: ‘al no acreditar que el registro de número **********, citado como anterioridad, no le es oponible, pues no se pretende registrar una marca colectiva, es evidente que sus manifestaciones son insuficientes para otorgar el registro marcario solicitado.’

"Estimó que conforme a lo expuesto la actora no acreditó los hechos constitutivos de su pretensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

"De igual forma, desestimó el argumento de la entonces actora en que sostuvo que debía aplicarse de manera análoga lo dispuesto en el artículo 91, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, cuando dispone que no podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión o a otra marca, cuando no exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo, sobre la consideración de que en el caso no se pretendió ni el uso ni que forme parte del nombre comercial, sino que se pretendía el registro de una marca.

"Para destruir las anteriores consideraciones, la quejosa, en una porción de su único concepto de violación, argumenta, en esencia, que la S. realizó una errónea apreciación, análisis, fundamentación y motivación con lo que asegura violó el contenido de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; así como 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"Sobre el particular explica que presentó ante el instituto demandado el consentimiento expreso del titular de la marca citada como anterioridad, documento que dice está exento de vicios, requisitado y traducido al español, afirma que informó a la autoridad de la relación que existe entre el titular de la marca anterior y la empresa ahora quejosa y que la S. consideró que no es suficiente para otorgar el registro marcario, con fundamento en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, agrega que ese artículo no fue obstáculo para que en diversas solicitudes a terceros, los consentimientos otorgados por los titulares de las marcas registradas tuvieran el valor suficiente para desvirtuar dicho impedimento con circunstancias iguales.

"Indica de manera reiterada que ha sido una práctica legal válidamente reconocida mediante numerosos actos de autoridad por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el reconocer la validez de los acuerdos de voluntades firmados entre particulares bajo el título de consentimiento para efectos de obtención de registro marcario y que debido al desafortunado criterio en últimos tiempos del instituto, ha decidido no continuar con dicha práctica, en virtud de una errónea interpretación de la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial; argumenta que en ese artículo no se menciona que no procederá el registro marcario en caso de consentimiento firmado entre los interesados.

"Enseguida, la parte quejosa expone diversos casos para acreditar sus argumentos y aduce que citó esos casos para evidenciar que se está violentando el principio de equidad en su contra, sobre el argumento de que las circunstancias en que fueron otorgados los registros que narró son exactamente las mismas en que ella se ubicó y que el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial no se modificó, además anexa documentales relativas a los casos que refiere.

"Sostiene que el consentimiento expreso no se encuentra referido textualmente en el artículo 90 aludido y que tampoco está prohibido, por lo que si no existe prohibición expresa debe entenderse como permitido.

"Aduce que el principio de equidad es la situación jurídica que guarda un sujeto de derecho respecto de otros en las mismas circunstancias y que el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial no ha sido modificado, por lo que expone que el criterio tanto del instituto como de la S. es arbitrario, porque han otorgado bajo la misma ley a un sinnúmero de personas la titularidad de marcas semejantes en grado de confusión considerando como suficiente la existencia de un consentimiento expreso por parte de los titulares de las marcas anteriores, dice que la determinación de igualdad o no, no debe ser arbitraria y que la S. no fundó ni motivó correctamente el porqué el consentimiento no es suficiente para desvirtuar el impedimento del artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, aun cuando en otras ocasiones sí ha sido suficiente.

"Refiere que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no le debe otorgar un trato distinto en la medida en que no existen cambios en ley, que lo faculten a interpretarla de forma diversa y que con ello vulnera el principio de seguridad jurídica, pues se realizan interpretaciones diferentes de una misma ley aun ante situaciones idénticas.

"Añade que ********** y **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, son parte de ********** y que ello consta en las páginas de internet que asegura presentó oportunamente y que si bien es cierto la información proporcionada a la S. Especializada en Materia de Propiedad Intelectual fue a través de páginas de internet, también lo es que dicha S. cuenta con facultades otorgadas por los artículos 79 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles para allegarse de mayores elementos que le permitan conocer la verdad de lo controvertido y así poder confirmar lo dicho.

"Sostiene que por ello la autoridad tuvo la certeza de que ********** y ********** pertenecen al mismo grupo económico en términos del artículo 55 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y en igualdad de circunstancias sin que mediara ninguna modificación a la ley de la materia debió de haberse otorgado el registro solicitado como le fue otorgado en su momento a los ejemplos citados en el cuerpo del presente.

"De lo sintetizado se advierte que la quejosa pretende crear convicción en este órgano colegiado respecto de tres tópicos: a) que el instituto violó la garantía de igualdad y equidad en su contra por haberle negado el registro marcario; b) que bajo su óptica el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial no prohíbe expresamente que no procederá el registro marcario en caso de consentimientos firmados y que la S. no fundó ni motivó por qué el consentimiento no es suficiente y c) que si bien es cierto aportó a juicio como prueba información a través de páginas de internet, la S. responsable tuvo la obligación de allegarse de los elementos de convicción que le permitieran conocer si ********** y ********** pertenecen al mismo grupo económico a que se refiere el artículo 55 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en términos de los artículos 79 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles.

"Como se aprecia, no es materia de debate la consideración de la S. en que analizó la semejanza en grado de confusión de los aspectos fonético, gráfico y conceptual entre la marca que se pretendió registrar ********** y la registrada con anterioridad ********** y en que concluyó que al observarse alternativamente los signos distintivos al primer de (sic) golpe de vista, no se advierte distinción susceptible de ser percibida por el público consumidor, en los aspectos gramatical y conceptual, lo que, dijo, hace imposible su coexistencia en el mercado.

"Ello es así, pues de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que dicha consideración no fue controvertida por la parte quejosa.

"Precisado lo anterior, es válido concluir que es infundado el argumento en que sostiene que la S. no fundó ni motivó por qué el consentimiento del titular de la marca no es suficiente para obtener el registro marcario, pues al respecto la responsable partió de la interpretación del artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial para establecer que el hecho de que exista consentimiento por parte del titular no es una causal de excepción al impedimento de registro previsto en esa porción normativa, además expresó que debía evitarse la subsistencia de registros de marcas idénticas o semejantes, con la finalidad de proteger al público consumidor y porque un acuerdo entre las partes no puede estar por encima de lo que señala la ley.

"A efecto de analizar tales razones a la luz de los argumentos que las controvierten, se estima conveniente informar que en términos del artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial marca es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, derivado de esa característica que la ley atribuye a las marcas, se puede concluir que toda marca que se pretenda registrar debe ser distintiva y no inducir al engaño.

"Por disposición del numeral 87 de ese ordenamiento, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ello implica la protección de la marca por parte de la autoridad y que terceros no puedan usar esa marca.

"En el artículo 90 de la ley aludida, el legislador plasmó diversos supuestos que impiden el registro de una marca, entre ellos, el previsto en la fracción XVI, cuyo contenido es:

"‘Artículo 90.’ (lo transcribe).

"Del análisis del precepto transcrito, que fue el fundamento de la resolución administrativa impugnada en el juicio de origen, se advierte que la ley prohíbe que se registren como marcas aquellas que se caractericen por ser idénticas o semejantes en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente o ser aplicadas a los mismos o similares productos o servicios.

"La última porción normativa del artículo 90, fracción XVI, establece a manera de excepción a la regla general que es la improcedencia del registro, una hipótesis de procedencia de dicho registro. En estos términos, procederá si se reúnen los requisitos legales ahí previstos, específicamente: (i) que la marca que se trate de registrar sea idéntica a otra ya registrada, (ii) que la solicitud sea planteada por el mismo titular y (iii) para aplicar a productos o servicios similares.

"Ahora, el requisito consistente en que la solicitud de registro marcario la presente el mismo titular de la marca ya registrada, implica que aquella persona que concluido el procedimiento de registro marcario, obtiene el título a que se refiere el artículo 126 de la Ley de la Propiedad Industrial sea quien presente la nueva solicitud de registro para una marca idéntica.

"Para la actualización de esta excepción se requiere que se reúnan las condiciones anotadas, pues la aplicación de dicha excepción no debe ser considerada con base en conjeturas sin fundamento jurídico, ni extenderse por analogía a casos diversos de los específicamente consignados por el legislador, sino entenderse de manera limitativa, porque al establecer una excepción el legislador excluye un supuesto específico de la regulación general por considerar que dicho supuesto debe ser normado atendiendo a determinadas condiciones. Por ello, si el legislador estableció las tres condiciones de que se dio cuenta para que proceda el registro marcario como hipótesis de excepción a lo que prevé el artículo 90, fracción XVI, para su actualización deben concurrir dichas condiciones.

"Dicho de otra forma, si el legislador como regla general previó que no será registrable una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios y como única excepción a esa regla estableció que sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, es porque esa fue la única excepción que consideró regular, por ello la actualización a dicha excepción debe interpretarse de conformidad con lo establecido por el autor de la ley.

"De tal guisa es infundado el argumento de la parte quejosa en el sentido de que como el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial no prohíbe expresamente que no procederá el registro marcario en caso de consentimientos firmados; entonces, debe interpretarse que sí procede el registro en esas condiciones.

"Ello porque en la porción normativa en análisis el legislador reguló la excepción en que procede el registro de manera expresa, por lo que no cabe ese tipo de interpretaciones o realizar alguna analogía, atento al principio que reza donde el legislador no distingue, no cabe hacer distinción.

"Son igualmente infundadas sus alegaciones en el sentido de que sí se actualiza la excepción que prevé el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial por la circunstancia en que asegura que ********** y ********** pertenecen al mismo grupo económico a que se refiere el artículo 55 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

"Para demostrar tal aserto es conveniente traer a cuentas el contenido de los artículos 54 y 55 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que son del tenor siguiente:

"‘Artículo 54.’ (lo transcribe).

"‘Artículo 55.’ (lo transcribe).

"Como se aprecia, los numerales reglamentarios transcritos desarrollan el supuesto previsto en el artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial, que dispone:

"‘Artículo 92.’ (lo transcribe).

"Pues bien, el artículo 92 transcrito establece los sujetos contra quienes no producirá efecto alguno el registro de una marca, es decir, quiénes pueden usar una marca aun cuando yaesté registrada con anterioridad, sin que genere infracción administrativa o delito en los términos de la ley que se analiza, esto así se advierte del último párrafo del artículo en comento.

"Entre esos sujetos están los normados por la fracción II de ese artículo: ‘II. Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

"‘Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley.’

"Importa destacar que uno de los sujetos contra quienes no producirá efecto una marca son las personas que realicen la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, para usar, distribuirlos o comercializarlos en México, en los términos que señale el reglamento.

"Por su parte, los artículos 54 y 55 reglamentarios desarrollan quiénes deben considerarse como importadores de productos legítimos que se aplican a determinada marca, el artículo 55 aludido establece que: ‘Para efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo anterior, se considerará que dos o más personas son integrantes de un mismo grupo económico de interés común, entre otros casos, cuando estén relacionadas entre sí por un control directo o indirecto, que una de ellas ejerza sobre la otra u otras en sus órganos de decisión o administración o en la adopción de sus decisiones.’

"Esto es, el artículo 55 reglamentario prevé la figura del grupo económico de interés común y precisa que esa figura se aplica para los efectos de definir a los sujetos que establece el numeral 54, fracción II, de ese reglamento, este último artículo expresamente dispone que reglamenta el supuesto del artículo 92, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial.

"Lo relacionado revela que el grupo económico de interés común es un supuesto de hecho que prevé el reglamento para definir a uno de los sujetos contra los que no producirá efecto el registro de una marca, en términos del artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial.

"Ahora, como se demostró, el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial establece como excepción para el registro de una marca idéntica a otra ya registrada, que la solicitud la planteé el mismo titular de la marca registrada con anterioridad para aplicarla a productos o servicios similares; por tanto, es inconcuso para este Tribunal Colegiado que los supuestos de hecho que regulan los artículos 90, fracción XVI y 92, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, son diferentes, pues mientras el primero regula una prohibición para el registro marcario así como un supuesto de excepción a esa prohibición, el segundo establece los supuestos en que no surtirá efecto alguno el registro de una marca.

"Consecuentemente, la circunstancia de que una empresa pertenezca al mismo grupo económico de interés común en términos del artículo 55 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, no es una condición para actualizar la hipótesis de excepción que prevé el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, pues la figura de grupo económico de interés común únicamente tiene aplicación para definir a los sujetos que prevé el artículo 92 de la aludida ley.

"Por otro lado, para resolver el tema en que afirma que si bien es cierto aportó a juicio como prueba información a través de páginas de internet, la S. responsable tuvo la obligación de allegarse de los elementos de convicción que le permitieran conocer si ********** y ********** pertenecen al mismo grupo económico que regula el artículo 55 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en términos de los artículos 79 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, debe recordarse que la S. con relación a ese argumento consideró que ‘al no acreditar que el registro de número **********, citado como anterioridad, no le es oponible, pues no se pretende registrar una marca colectiva, es evidente que sus manifestaciones son insuficientes para otorgar el registro marcario solicitado.’

"Enseguida, estimó que la entonces actora no probó los hechos constitutivos de su acción en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

"Lo relacionado pone de manifiesto que es ineficaz el argumento en análisis porque si la S. estimó insuficientes las alegaciones de la quejosa en torno a que si ********** y ********** pertenecen al mismo grupo económico según las impresiones de páginas de internet que ofreció no fue porque considerara que esas impresiones debían ser perfeccionadas para conocer si efectivamente tales empresas pertenecen al mismo grupo económico, sino porque indicó que, en el caso concreto lo que la entonces actora tenía que acreditar era que el registro **********, citado como anterioridad, no le es oponible al que ella pretendió registrar **********.

"Además, la S. estimó que la entonces actora no acreditó los hechos constitutivos de su pretensión conforme con lo que dispone el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles y la quejosa con el argumento en análisis no refuta tal consideración, de manera que dicho razonamiento permanece firme.

"Vale la pena advertir que tal consideración de la S. es conforme con la jurisprudencia 2a./J. 29/2010 de la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 1035, de rubro y texto:

"‘MAGISTRADOS INSTRUCTORES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ESTÁN OBLIGADOS A ALLEGARSE PRUEBAS NO OFRECIDAS POR LAS PARTES NI A ORDENAR EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS DEFICIENTEMENTE APORTADAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CON LAS QUE EVENTUALMENTE AQUÉL PUDIERA ACREDITAR LA ACCIÓN O EXCEPCIÓN DEDUCIDAS.’ (la transcribe).

"El criterio establece que de conformidad con las reglas previstas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el juicio contencioso corresponde al actor probar los hechos constitutivos de su acción y al demandado sus excepciones, esto es, la parte interesada en demostrar un punto de hecho debe aportar la prueba conducente y gestionar su preparación y desahogo, pues en ella recae tal carga procesal.

"Sin que sea óbice que el numeral 41 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevea que el Magistrado instructor podrá acordar la exhibición de cualquier documento relacionado con los hechos controvertidos u ordenar la práctica de cualquier diligencia, pues la facultad de practicar diligencias para mejor proveer contenida en los citados preceptos legales, debe entenderse como la potestad del Magistrado para ampliar las diligencias probatorias previamente ofrecidas por las partes y desahogadas durante la instrucción, cuando considere que existen situaciones dudosas, imprecisas o insuficientes en dichas probanzas, por lo que tales ampliaciones resulten indispensables para el conocimiento de la verdad sobre los puntos en litigio.

"En conclusión, si la aquí quejosa pretendió acreditar en el juicio de nulidad la ilegalidad del acto impugnado, debió ofrecer, exhibir y perfeccionar ante la S. los elementos de convicción en ese sentido, pues como se desprende del criterio jurisprudencial transcrito, tal carga procesal correspondió a ella, en la medida en que sólo a la parte actora incumbe acreditar los hechos constitutivos de su acción.

"Por otro lado, a propósito del argumento en que la quejosa sostiene que el instituto ha otorgado en diversas solicitudes de terceros, los registros marcarios en circunstancias similares a las suyas únicamente con los consentimientos de los titulares, lo que pretende robustecer con diversos casos que narra en sus conceptos de violación y con respecto a los cuales anexa documentales a su demanda de amparo directo, debe decirse que en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad, como se evidencia con la siguiente transcripción:

"‘Artículo 78.’ (lo transcribe).

"Ahora, de la revisión integral a la demanda de nulidad no se advierte que la entonces actora argumentó los diversos casos que expuso vía concepto de violación para evidenciar que la autoridad administrativa en circunstancias similares a las suyas sí otorgó el registro marcario únicamente con el consentimiento del titular de la marca anterior, tampoco se desprende que ofreció las pruebas que ahora pide sean valoradas, por ese motivo este Tribunal Colegiado está impedido para ponderarlas, así como para pronunciarse sobre los casos que expone habida cuenta que tales aspectos no formaron parte de la litis en el juicio natural.

"Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 54, Tercera Parte, página 49, que establece:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INEFICACIA DE LOS ARGUMENTOS NO PROPUESTOS A LA SALA FISCAL RESPONSABLE.’ (la transcribe).

"Con relación a los argumentos en que la quejosa aduce violación a la garantía de igualdad y equidad por la circunstancia en que ella asegura que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sí ha otorgado el registro marcario en otros casos, únicamente con el consentimiento del titular y que debido a lo que ella considera una desafortunada interpretación y criterio en últimos tiempos de la autoridad administrativa se ha decidido no continuar con dicha práctica, debe decirse que lo único que evidencia, en todo caso, es un cambio de criterio de la autoridad administrativa y no así una violación a la garantía que refiere.

"Se afirma lo anterior porque la parte quejosa únicamente aduce que se violó la garantía de igualdad y equidad con el cambio de criterio de la autoridad administrativa; sin embargo, el criterio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al resolver sobre la negativa o procedencia del registro marcario no está sometido a la observancia de tal garantía en el aspecto que aduce la quejosa.

"Ello pues nada impide que una autoridad al resolver un asunto sometido a su potestad cambie de criterio cuando lo estime pertinente, pues lo que puede agraviar a los interesados no es el cambio en sí, sino el hecho de que el nuevo criterio sea violatorio de garantías.

"En efecto, no puede garantizarse que el instituto va a resolver siempre con el mismo criterio, en tanto cada caso que es sometido ante su potestad es por naturaleza distinta, pues intervienen diferentes partes, solicitando el registro de diversas marcas y durante el procedimiento pueden suscitarse particularidades, de manera que es imposible jurídicamente establecer un punto de comparación para determinar si es que existe o no la violación que alega, ello en tanto la igualdad presupone necesariamente una comparación entre dos o más situaciones, ya que una situación no es discriminatoria en sí misma, sino únicamente en relación con otra.

"Vale la pena advertir que ese tipo de actos están sometidos al control de las garantías de fundamentación y motivación, lo que implica que la autoridad administrativa para negar el registro marcario, está constreñida a motivar las razones que la llevaron a tal conclusión, así como citar los artículos que considere aplicables al caso, o sea, de existir una variación de criterio las autoridades deben fundar expresando los artículos aplicables y motivar su decisión.

"Por último, la quejosa argumenta que existe violación al artículo 1708 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que refiere que al titular del registro anterior le es posible impedir el uso de un registro de marca en grado de confusión a la suya cuando no cuente con el consentimiento del titular, bajo su interpretación a contrario sensu, expone que según ese artículo no se puede impedir el uso cuando se cuenta con el consentimiento del titular.

"Explica que es incorrecto que la S. sostuviera que la Ley de la Propiedad Industrial ‘es clara al respecto’ si ha registrado marcas semejantes en grado de confusión de titulares que pertenecen al mismo grupo económico sin que dicha ley haya sido modificada en su artículo 90, fracción XVI, o bien, no se expresa literalmente tal prohibición en ninguno de los preceptos de la aludida ley, por lo que dice que se evidencia que la sentencia es caprichosa y lesiva a los intereses de los particulares.

"Agrega que el artículo 6 del Convenio de París refiere que: ‘Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la unión por su legislación nacional’ y que dicha legislación no prohíbe de forma alguna el que una marca semejante sea concedida mediante el consentimiento expreso del titular anterior, razón por la cual dice que durante mucho tiempo se han otorgado registros cuando se otorgan consentimientos expresos de los titulares anteriores.

"Dice que cuando se trata de solicitudes de titulares del mismo grupo económico existiendo además un consentimiento de por medio, no se corre el riesgo de competencia desleal y, por ende, de generar confusión entre el público consumidor por lo que sostiene que deja de ser un impedimento, tan es así que existen muchos casos en que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha considerado los consentimientos como suficientes para desvirtuar el impedimento de referencia.

"En primer término, debe decirse que es inoperante el argumento en que pretende demostrar violación al artículo 1708 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a partir de premisas anteriormente refutadas, tocantes a la interpretación del artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial y la fundamentación y motivación de la sentencia reclamada, pues dichas premisas fueron desestimadas en párrafos precedentes.

"Ilustra lo expuesto, la tesis número XVII.1o.C.T. J/4, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, correspondiente a la Novena Época, cuyo criterio se comparte, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., abril de 2005, página mil ciento cincuenta y cuatro, cuyo contenido es:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS.’ (la transcribe).

"Por otro lado, debe informarse que en la sentencia, la S. consideró que el artículo 1708 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no debe ser aplicado, sobre la consideración de que la Ley de la Propiedad Industrial regula de manera clara el caso, aunado a que, dijo, el artículo 6 del Convenio de París establece que las condiciones de registro de las marcas, serán analizadas y determinadas de conformidad con la legislación nacional de cada país, por lo cual, concluyó que la legislación aplicable al caso es la nacional.

"Como se aprecia, la quejosa pretende crear convicción de que la S. violó el contenido del artículo 1708 del tratado que refiere; sin embargo, la S. ni siquiera lo estimó aplicable al caso concreto porque consideró que la Ley de la Propiedad Industrial regula el caso, aunado a que el artículo 6 del Convenio de París establece que las condiciones de registro de las marcas, serán analizadas y determinadas de conformidad con la legislación nacional de cada país.

"De esa forma, la quejosa debió demostrar mediante sus argumentos que, contrario a lo que sostuvo la S., el artículo de mérito debió ser aplicado; por tanto, al no haberlo hecho así, resulta ineficaz en esta parte el concepto de violación.

Consecuentemente, como la parte quejosa no demostró la violación de garantías que alegó, lo que se impone es negarle el amparo y protección que de la Justicia de la Unión solicitó.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo directo 212/2010, en sesión de doce de agosto de dos mil diez, determinó:

"QUINTO. Litis y problemática jurídica a resolver en el presente asunto.

"a) Litis en el juicio contencioso administrativo. La S. regional del conocimiento, declaró la nulidad de la resolución de veintinueve de abril de dos mil cinco, emitida por la coordinadora departamental de examen de marcas ‘A’ del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por medio del cual se niega a **********, la solicitud de registro de la marca **********, tramitado en el expediente **********.

"Las razones que llevaron a tal declaratoria, son las siguientes:

"Analizó los conceptos de anulación que cuestionaron la negativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a registrar la marca tramitada bajo el expediente ********** ‘**********’, señalando que era similar en grado de confusión con las citadas como anterioridades ********** y **********, antes expediente **********, propiedad de **********, de modo que sí se configuraba el supuesto establecido en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, invocado por la autoridad demandada; indicó que, a pesar de que la autoridad no se había pronunciado expresamente respecto de la carta de consentimiento del titular de la marca citada como anterioridad a favor de la actora, tal consentimiento era insuficiente para acceder a la pretensión de la actora, en tanto que el artículo 90, fracción XVI, de la ley de la materia, sólo contempla como excepción para obtener el registro de una marca idéntica o semejante a otra ya registrada, cuando la solicitud de registro es planteada por el mismo titular, lo que en el caso no acontece. A mayor abundamiento, destacó que en el caso no se trata de la solicitud de una marca colectiva.

"Analizó, de manera oficiosa, la fundamentación de la competencia territorial de la autoridad emisora, concluyendo que no la había fundado debidamente, al citar únicamente el artículo 6o., inciso a), del acuerdo que delega facultades en los directores generales adjuntos, coordinador, directores divisionales, titulares de las Oficinas Regionales, subdirectores divisionales, coordinadores departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin precisar el párrafo aplicable al caso concreto que contempla la competencia territorial que, en su caso, colmara la fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional. Apoyó su decisión, entre otras, en las jurisprudencias P./J. 54/2001, 2a./J. 99/2008 y 2a./J. 115/2005 sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"En ese tenor, decretó la nulidad de la resolución mencionada, con fundamento en los artículos 238, fracción II y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, para el efecto de que la autoridad emita una nueva resolución en la que subsane la insuficiente fundamentación legal.

"b) Litis en el juicio constitucional. El representante de la quejosa propone un concepto de violación, que se relaciona con la incongruencia de la sentencia y su falta de adecuados fundamentos y motivos.

"c) Cuestiones necesarias para resolver. La parte quejosa tiene interés jurídico para acudir a la presente vía constitucional, aun cuando la S. responsable decretó la nulidad de la resolución impugnada, pues la parte actora, hoy peticionaria de garantías, pretende una nulidad que le pudiera otorgar mayores beneficios, ya que cuestiona la determinación de la sentencia enrelación con la procedencia del registro de la marca ********** tramitada bajo la solicitud **********, para lo cual formuló los conceptos de nulidad y violación respectivos; de tal suerte, que la sentencia reclamada le afecta.

"Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que la informa y en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 50/96, emitida por la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

"‘NULIDAD PARA EFECTOS. EXISTE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD PARA EFECTOS DE UNA RESOLUCIÓN EXPRESA, SI EL QUEJOSO PRETENDE QUE DEBIÓ SER LISA Y LLANA.’ (la transcribe).

"d) Problemática jurídica a resolver en el presente asunto. Consiste en dilucidar si resultan fundados los conceptos de violación que cuestionan la determinación de la S. responsable, en cuanto a la improcedencia del registro de marca ********** y, en su caso, que este Tribunal Colegiado conceda el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa.

"SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. El concepto de violación planteado por la quejosa, se analizará en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo.

"En él se aduce, en esencia, que la sentencia es incongruente y carece de adecuados fundamentos y motivos, porque desestima los argumentos hechos valer en relación a que la quejosa y la titular del registro citado como anterioridad, son empresas pertenecientes al mismo grupo económico de interés común, que están de acuerdo en la coexistencia de sus marcas, lo que significa que no hay competencia entre ellos y ‘por mayoría de razón, no puede haber confusión en los consumidores’.

"Añade que la S. no explica porqué hay confusión en los consumidores respecto al origen o la fuente de los servicios a los que se aplique la marca, cuando es claro que las empresas que los prestan están íntimamente relacionadas entre sí, pues pertenecen al mismo grupo económico de interés común.

"Que, por esa imposibilidad de que el consumidor incurra en error o confusión, no se actualiza la causa de impedimento para el registro que se establece en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.

"También señala que la S. no toma como referente lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece lo que debe entenderse por un mismo grupo económico y es demasiado rigorista olvidándose de su obligación de impartir justicia mediante la interpretación hermenéutica de las leyes aplicables, donde algunos actos efectuados por personas o miembros pertenecientes al mismo grupo económico de interés común son tratados como si los realizaran indistintamente por uno o por otro, como en la fracción II del artículo 54 de la Ley de la Propiedad Industrial.

"Finalmente, aduce que la S. introduce un argumento totalmente ajeno a la litis, como es lo que respecta a la marca colectiva, cuando ello no es aplicable ni sirve para motivar sus infundadas conclusiones, porque en el caso no se solicitó una marca de esa naturaleza.

"En primer orden, conviene destacar cuáles son los hechos y el problema que prevalece en el presente asunto.

"El veintinueve de septiembre de dos mil tres, la quejosa ********** presentó solicitud de registro de la marca nominativa ********** ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

"El expediente ante el instituto mencionado se registró como ********** y, el doce de noviembre de dos mil tres, la coordinadora departamental de examen de marcas ‘A’ hizo del conocimiento de la solicitante, las anterioridades marca **********, expedientes ********** y **********, requiriéndola para que manifestara lo que a su interés conviniere.

"El diez de mayo de dos mil cuatro, la solicitante presentó escrito en los autos del expediente **********, señalando que la titular de las anterioridades citadas **********, otorgó consentimiento para el registro de la marca **********, exhibiendo el documento que obra a folio 28 del expediente de la S. y que a la letra dice: (la transcribe).

"El veintinueve de abril de dos mil cinco, la coordinadora departamental de examen de marcas ‘A’ del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitió resolución negando el registro de la marca **********; las (sic) razón que sustentó esta determinación fue que se actualizó la hipótesis contemplada en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, en tanto que la marca a registrar es semejante en grado de confusión con las anterioridades citadas propiedad de **********, lo que generaría competencia desleal y confusión en el público consumidor, además de que los servicios que pretende amparar se encuentran en la clase 36 de la clasificación internacional de Niza, que también protege las marcas previamente registradas.

"Inconforme, ********** demandó la nulidad de la resolución aludida y, en la sentencia hoy reclamada, la S. responsable convino con el criterio del instituto demandado, señalando que la marca cuyo registro se pretende es similar en grado de confusión con las anterioridades marca ********** y **********, antes expediente **********, propiedad de **********, de modo que sí se configuraba el supuesto establecido en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, invocado por la autoridad demandada; además estimó insuficiente la carta de consentimiento del titular de las marcas, porque dicho precepto legal, sólo contempla como excepción para obtener el registro de una marca idéntica o semejante a otra ya registrada, cuando la solicitud de registro es planteada por el mismo titular, lo que en el caso no acontece.

"En este orden de ideas, es oportuno destacar que el comercio de intangibles -como las marcas-, no está prohibido, sino por el contrario, se reconoce como una forma de especulación en el mercado.

"Es así que, por ejemplo, la Ley de la Propiedad Industrial en sus artículos 136 a 150, establece lo atinente a las licencias, franquicias y transmisión de derechos respecto a los registros marcarios, señalando las reglas que han de seguirse para los casos de uso y explotación de una marca registrada con el consentimiento del titular de ésta.

"Además, la legislación mexicana en materia fiscal reconoce varios tipos de sociedad dominatriz o controladora (holding), como pueden ser a) compañía dominatriz pura, b) sociedad mercantil controladora; sociedad o unidad de fomento, c) sociedad dominatriz familiar, d) sociedad dominatriz administrativa y e) dominatriz en asociación y participación, aceptando que, en conjunto con sus controladas, forman parte de un grupo económico de interés común, como puede comprobarse de los artículos 64 y 66 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"Específicamente para el caso, incumbe lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que es del tenor literal siguiente:

"‘Artículo 55.’ (lo transcribe).

"Precisadas las premisas del caso, se estiman esencialmente fundados los argumentos del concepto de violación en atención a las siguientes consideraciones:

"Tal y como quedó narrado en párrafos precedentes, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial negó el registro de la marca ********** a la quejosa, aduciendo que es similar en grado de confusión con las citadas como anterioridades en el procedimiento administrativo; por su parte, la S. responsable añadió que la carta de consentimiento otorgada por la titular de las marcas similares, no era relevante para salvar la prohibición establecida en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, señalando que la única excepción contemplada en tal precepto era que la solicitud de registro se hiciera por el mismo titular de la marca idéntica o semejante, lo que no ocurrió en el caso.

"Sin embargo, estas decisiones se estiman desacertadas, porque desconocen que la solicitante de la marca y la titular de las registradas previamente, pertenecen a un mismo grupo económico y entre ellas prevalece un interés común.

"Efectivamente, la decisión del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y de la S. responsable, restringen de manera injustificada el comercio de un intangible, como es la titularidad y explotación de un registro marcario, cuando tal situación es perfectamente aceptada por la legislación de la materia.

"Por ello, que algunos de los integrantes del grupo económico -entiéndase varias empresas que la componen- sean titulares de las marcas **********, no incide ni incurre en cualquiera de los supuestos prohibidos para el registro marcario que se busca en el presente asunto.

"En otros términos, las prohibiciones para el registro de marcas que establece el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, se justifican cuando i) haya competencia desleal o se actualicen los supuestos de infracción que establecen los artículos 214 y siguientes de la propia ley y ii) confundan a consumidores o provoquen distorsión del mercado.

"Es así que, al existir un interés común del grupo económico que conforman la quejosa y la titular de las marcas, converge como premisa o presunción una política comercial homogénea y consistente del grupo empresarial con intereses comunes, sobre todo por el control corporativo que es peculiar en esta forma de organización empresarial.

"Por ello, es que no se acredita se dé un caso o efecto prohibido en materia de registro de marcas y, por ende, sea de impedirse la operación pretendida por la quejosa, sino por el contrario, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, interpretado de manera extensiva por las particularidades del caso.

"Lo anterior, considerando que las normas prohibitivas -como resulta ser el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial-, generan actos de privación y, en ese tenor, debe darse el principio de tipicidad, es decir, debe haber coincidencia en los supuestos que prevé la norma para generar su aplicación, lo cual significa que esa tipicidad no puede ser considerada con base en conjeturas sin fundamento jurídico, ni extenderse por analogía a casos diversos de los específicamente consignados por el legislador, sino entenderse de manera limitativa.

"En conclusión, atendiendo a que no hay incompatibilidad, sino coincidencia de intereses, entre la quejosa y **********, por el esquema de concentración de empresas o grupo económico de interés común -********** como sociedad controladora, dominatriz o holding-, resulta que no se actualiza la aplicación de la regla prohibitiva que establece el artículo 90, fracción XV, de la Ley de la Propiedad Industrial que invocó tanto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como la S. responsable, ya que, en el caso, no hay riesgo de competencia desleal ni de aprovechamiento del prestigio que en el mercado tiene o ha adquirido el registro marcario **********.

"Además, no está demostrado se llegue a crear confusión en los consumidores el uso del registro marcario materia de litis, pues la marca ********** evoca al prestigio del grupo empresarial en el mercado, de acuerdo con sus políticas comerciales y corporativas.

En las relatadas condiciones, al resultar fundados los argumentos analizados, debe otorgarse la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la S. responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y emita nueva resolución, considerando a los lineamientos expuestos en la presente ejecutoria.

La ejecutoria antes transcrita dio origen a la tesis aislada I..A.731 A, publicada en la página 3119 del Tomo XXXII, octubre de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen:

MARCAS. NO SE ACTUALIZA LA NEGATIVA DE SU REGISTRO CONFORME AL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CUANDO LA PERSONA MORAL SOLICITANTE PERTENEZCA AL MISMO GRUPO ECONÓMICO QUE EL TITULAR DE OTRAS MARCAS IDÉNTICAS O SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN PREVIAMENTE REGISTRADAS. Cuando una persona moral solicita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de una marca y pertenece al mismo grupo económico que el titular de otras idénticas o semejantes en grado de confusión previamente registradas, no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial. Lo anterior es así, pues el comercio de intangibles -como las marcas- no está prohibido, sino por el contrario, se reconoce como una forma de especulación en el mercado, máxime si existe consentimiento del titular de la marca para su uso, aunado a que la legislación mexicana reconoce varios tipos de sociedad dominatriz o controladora, como son: a) dominatriz pura; b) sociedad mercantil controladora, sociedad o unidad de fomento; c) dominatriz familiar; d) dominatriz administrativa, y e) dominatriz en asociación y participación, las que, en conjunto con sus controladas, forman parte de un grupo económico o de interés común. Por ello, la negativa de registro de una marca en la hipótesis descrita desconocería que entre el solicitante de la marca y el titular de las registradas previamente prevalece un interés común que tiene como premisa o presunción una política comercial homogénea y consistente del grupo empresarial, y restringiría injustificadamente el comercio de un intangible, razón por la que con apoyo en el artículo 55 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y atendiendo a que no hay incompatibilidad sino coincidencia de intereses por el esquema de concentración, no se actualiza la regla prohibitiva del citado artículo 90, fracción XVI, al no existir riesgo de competencia desleal ni de aprovechamiento del prestigio que en el mercado tiene o ha adquirido una marca, además de que no se demuestra que llegue a crearse confusión entre el público consumidor, pues en el caso se evoca el prestigio del grupo empresarial, de acuerdo con sus políticas comerciales y corporativas.

En principio, es importante recordar que acorde con el criterio del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de tesis se actualiza cuando las S.s de este Alto Tribunal, o bien, dos o más Tribunales Colegiados de Circuito adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, salvo que esas diferencias fácticas sean relevantes e incidan en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos.

Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia y la tesis aislada, cuyos rubros, textos y datos de publicación, enseguida se transcriben:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Jurisprudencia P./J. 72/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, del Tomo XXXII, agosto de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro IUS 164120).

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sóloadyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan." (Tesis P. XLVII/2009, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 67 del Tomo XXX, julio de 2009, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro IUS 166996).

Con el objeto de resolver si en el caso se configura o no la contradicción de tesis denunciada, se procede a sintetizar los elementos de hecho y de derecho que los tribunales contendientes tomaron en consideración para sustentar los criterios denunciados como opuestos.

1. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 221/2011.

   1. ********** solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de la marca "**********", y durante la tramitación de dicha solicitud exhibió el consentimiento expreso de **********, titular de la marca "**********", registrada con anterioridad a la solicitada.

   2. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial negó el indicado registro marcario.

   3. En contra de esa decisión, ********** promovió juicio de nulidad, y la S. del conocimiento dictó sentencia en la que reconoció la validez de la resolución impugnada.

      Dicha S. sostuvo, entre otras consideraciones, que el hecho de que exista consentimiento por parte del titular de la marca registrada con anterioridad, éste es insuficiente para otorgar el registro, al no actualizarse el supuesto de excepción previsto en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, porque el citado precepto establece que la solicitud la realice el mismo titular de la marca registrada, y esa exigencia no se actualizó en el caso concreto.

      El hecho de que ********** y **********, titular de la marca registrada con anterioridad sean empresas corporativamente relacionadas, es intrascendente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, porque debe evitarse la subsistencia de registro de marcas idénticas o semejantes, con la finalidad de proteger al público consumidor, aunado a que un acuerdo entre las partes no puede estar por encima de lo que señala la ley.

   4. En contra de la indicada sentencia, ********** promovió juicio de amparo directo, del cual tocó conocer al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien negó el amparo solicitado, con apoyo en las consideraciones que, en lo conducente, se sintetizan:

      La excepción prevista en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, para el registro de una marca idéntica a otra ya registrada, exige, entre otros requisitos, que la solicitud sea planteada por el mismo titular de la marca registrada con anterioridad, por tanto, al interpretarse esa excepción, de acuerdo con lo establecido por el propio autor de la ley, no procede el registro marcario, aun cuando exista consentimiento firmado del titular de la marca anterior, en atención al principio que reza "donde el legislador no distingue, no cabe hacer distinción".

      La circunstancia de que una empresa pertenezca al mismo grupo económico de interés común, en términos del artículo 55 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, no es una condición para actualizar la hipótesis de excepción prevista en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, pues la figura de grupo económico de interés común únicamente tiene aplicación para definir a los sujetos contra quienes no producirá efecto alguno el registro de una marca, en términos del artículo 92, fracción II, de la citada ley.

      Declaró ineficaz el concepto de violación encaminado a combatir la consideración de la S. responsable en la que estimó insuficientes las alegaciones de la quejosa en torno a que ********** y ********** pertenecen al mismo grupo económico.

2. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 212/2010.

   1. ********** solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de la marca "**********", y durante la tramitación de dicha solicitud exhibió un documento firmado por el representante de **********, titular de las marcas "**********" y "**********", citadas como anteriores a la solicitada, a través del cual otorgó consentimiento para el registro de la marca "**********".

   2. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial negó el indicado registro marcario.

   3. En contra de esa decisión, ********** promovió juicio de nulidad y la S. del conocimiento dictó sentencia en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada, únicamente por falta de fundamentación, sin embargo, estimó correcta la decisión de negar el registro de la marca solicitada, porque era similar en grado de confusión con otras registradas previamente, y que la carta de consentimiento del titular de las marcas citadas como anterioridades, era insuficiente para otorgar el registro, porque el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, sólo prevé como excepción para obtener el registro de una marca idéntica a otra registrada, cuando la solicitud es planteada por el mismo titular.

   4. En contra de la indicada sentencia, ********** promovió juicio de amparo directo, del cual tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien concedió el amparo solicitado, con apoyo en las consideraciones que, en lo conducente, se sintetizan:

   No se actualiza la regla de prohibición prevista en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, porque ********** -solicitante de la marca- y ********** -titular de las marcas registradas previamente-, pertenecen a un mismo grupo económico con intereses comunes y, por tanto, no hay riesgo de competencia desleal ni de aprovechamiento del prestigio que tiene o ha adquirido en el mercado la marca "**********".

   El indicado Tribunal Colegiado aseveró que no se demostró que el uso de la marca cuyo registro se solicitó ("**********") llegue a crear confusión en los consumidores.

   También señaló que debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, interpretado de manera extensiva por las particularidades del caso; y que las normas prohibitivas, como lo es el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, generan actos de privación y, en consecuencia, opera el principio de tipicidad, esto es, debe haber coincidencia en los supuestos que prevé la norma para generar su aplicación, lo cual significa que esa tipicidad no puede ser considerada con base en conjeturas sin fundamento jurídico, ni extenderse por analogía a casos diversos de los específicamente consignados por el legislador, sino entenderse de manera limitativa.

   El contexto relatado pone de manifiesto que sí existe contradicción de tesis, porque mientras el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que no procedía el registro marcario, en términos del artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, el Cuarto Tribunal Colegiado en la citada materia y circuito estimó lo contrario, no obstante que ambos órganos jurisdiccionales partieron de los mismos elementos fácticos, a saber: se presentó una solicitud de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tal petición fue planteada por una persona moral distinta al titular de una marca registrada con anterioridad, y durante la tramitación de esa solicitud, el promovente exhibió carta consentimiento en la que el titular de la marca previamente registrada expresó su no oposición al registro marcario solicitado, y el propio peticionario manifestó pertenecer al mismo grupo económico que el titular de la marca ya registrada.

   En tales condiciones, el punto de contradicción consiste en determinar si de acuerdo con el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, procede o no el registro de una marca cuando la solicitud la presenta una persona moral distinta del titular de una marca registrada con anterioridad, exhibiendo el consentimiento expreso de dicho titular para su registro y ambos pertenecen al mismo grupo económico.

Una vez precisada la materia de contradicción, lo que procede es decidir el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia.

La Ley de la Propiedad Industrial regula, entre otras figuras jurídicas, las marcas, y en sus artículos 87 y 88 establece:

"Artículo 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el instituto."

Artículo 88. Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

De acuerdo con los preceptos legales reproducidos, marca es todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado; y el derecho al uso exclusivo de marcas, por parte de industriales, comerciantes o prestadores de servicios, se obtiene mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Asimismo, el diverso artículo 113 de la propia Ley de la Propiedad Industrial establece que para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual deberá contener, entre otros datos, el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante.

"Artículo 113. Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

"I.N., nacionalidad y domicilio del solicitante;

"II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;

"III. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;

"IV. Los productos o servicios a los que se aplicará las marca (sic), y

"V. Los demás que prevenga el reglamento de esta ley."

El trámite de la solicitud del registro de marcas está regulado en el capítulo V "Del registro de marcas" del título cuarto "De las marcas y de los avisos y nombres comerciales" de la ley en cita, el cual concluye con la decisión del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la que otorga, o bien, niega el registro de la marca solicitada, como se desprende de los artículos 125 y 126, los cuales señalan:

"Artículo 125. Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título.

"En caso de que el instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución."

"Artículo 126. El instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El título un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:

"I.N. de registro de la marca;

"II. Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;

"III. Productos o servicios a que se aplicará la marca;

"IV. Nombre y domicilio del titular;

"V. Ubicación del establecimiento, en su caso;

"VI. Fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y

VII. Su vigencia.

Ahora bien, el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no será registrable una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios.

"Artículo 90. No serán registrables como marca:

"...

"XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares.

Como se advierte, la fracción XVI en comento establece un enunciado normativo que contiene dos supuestos como regla general:

No procede el registro:

1. Cuando la marca sea idéntica a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios; o

2. Cuando la marca sea semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios.

Es decir, la norma jurídica distingue el supuesto en el que la marca sea idéntica, de aquel en que sea semejante en grado de confusión.

Por otra parte, la segunda parte de la fracción que se analiza establece una excepción a la regla, a saber, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, esto es, la mencionada excepción está delimitada a las marcas idénticas.

En otras palabras, para obtener el registro de una marca idéntica a otra registrada con anterioridad se requiere: a) que la solicitud sea planteada por el mismo titular de la marca registrada; y, b) que la marca sea para aplicarla a los mismos productos o servicios.

En atención a la materia de la presente contradicción de tesis, nos ceñiremos al primero de los requisitos, consistente en que la solicitud sea planteada por el mismo titular de la marca registrada con anterioridad.

Como quedó indicado en párrafos precedentes, el artículo 90, fracción XVI, in fine, de la Ley de la Propiedad Industrial prevé un supuesto de excepción para el registro de marcas idénticas a otra(s) ya registrada(s); por tanto, dicha disposición debe interpretarse en forma estricta o restrictiva, acorde con el principio general de derecho relativo a que las leyes que establecen excepciones a las reglas son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas, por analogía, a situaciones diversas de las expresamente previstas.(1)

En efecto, las normas de excepción son de aplicación estricta, esto es, sólo pueden aplicarse a los supuestos para las que fueron creadas, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón, ya que de proceder en esos términos se dejaría de acatar la voluntad del legislador.

Resultan ilustrativas, en lo conducente, las tesis del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros, textos y datos de localización enseguida se transcriben:

"LEYES DE EXCEPCIÓN. Las leyes que establecen excepciones, son de estricta interpretación, y, por tanto, no pueden aplicarse por analogía, a caso alguno no comprendido en ellas." (Quinta Época. Registro IUS: 282725. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIX, Materia Común, página 754).

"LEYES DE EXCEPCIÓN. Las leyes que establecen excepciones a las reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes." (Quinta Época. Registro IUS: 283306. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVIII, Materia: Común, página 894).

"INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. LA REGULACIÓN ESTABLECIDA EN UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO PUEDE APLICARSE POR ANALOGÍA CUANDO PREVÉ EXCEPCIONES A REGLAS GENERALES ESTABLECIDAS EN LA PROPIA NORMA FUNDAMENTAL. Como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para colmar una laguna o vacío legislativo en el Texto Constitucional únicamente debe acudirse a aquellas disposiciones que por su naturaleza puedan aplicarse de manera extensiva, por lo que tratándose de disposiciones de aplicación estricta, como sucede en el caso de las normas que prevén excepciones, solamente podrán aplicarse a los supuestos para los que fueron creadas, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón, ya que de proceder en estos términos se dejaría de acatar la voluntad del Constituyente." (Novena Época. Registro IUS: 174435. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X.V, agosto de 2006, Materia: Constitucional, tesis P. LVI/2006, página 13).

Bajo ese orden de ideas, la excepción a la prohibición de registrar una marca idéntica a otra registrada con anterioridad, a la que se refiere el artículo 90, fracción XVI, in fine, de la Ley de la Propiedad Industrial, tiene que ser estrictamente aplicada en sus términos, esto es, sin que pueda hacerse extensiva a caso alguno no comprendido en su texto.

En otras palabras, si la excepción para registrar una marca idéntica a otra ya registrada exige que la solicitud sea planteada por el titular de la marca registrada con anterioridad, es indudable que debe interpretarse de manera estricta y aplicarse sólo a ese supuesto, es decir, a los casos en que la solicitud sea elevada por el titular de la marca registrada y no por persona distinta, aun cuando el solicitante, siendo persona distinta al titular de la marca ya registrada, exhiba documento a través del cual el titular de la marca registrada con anterioridad exprese su consentimiento para que se otorgue el registro marcario, y ambos pertenezcan al mismo grupo económico.

Estimar lo contrario generaría que respecto de una marca idéntica existan dos registros, obligando al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a expedir dos títulos a personas distintas sobre una misma marca.

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española(2) define el término "idéntico,ca", de la siguiente manera: "Dícese de lo que es lo mismo que otra cosa con que se compara".

No pasa inadvertido el texto del artículo 116 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece:

"Artículo 116. En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes."

De acuerdo con el indicado numeral 116, la solicitud para obtener el registro de una marca puede presentarse a nombre de dos o más personas; en este supuesto, los peticionarios, en la solicitud respectiva, deben fijar las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca.

Una vez concluido el trámite de la solicitud, en este caso presentada por dos o más personas, y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial expedirá el título correspondiente por cada marca, como constancia de su registro, en dicho título hará constar, entre otros datos, el número de registro de la marca, el signo distintivo de la marca y el nombre del titular o titulares; así se desprende delos artículos 125 y 126 de la Ley de la Propiedad Industrial, transcritos en párrafos precedentes.

El contexto antes relatado pone de manifiesto que la solicitud para obtener el registro de una marca puede presentarse a nombre de dos o más personas, esa petición concluirá una vez satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, con la expedición de un solo título, como constancia del registro de la marca, el cual deberá contener el nombre de los titulares.

Este supuesto previsto en la Ley de la Propiedad Industrial es disímil a aquel en el que una persona diversa al titular de una marca ya registrada solicita, con posterioridad a la expedición del título primigenio, el registro de una marca idéntica a la previamente solicitada y otorgada, porque en este último caso, de permitir un segundo registro de una marca idéntica, provocaría la existencia de dos títulos otorgados a personas distintas sobre la misma marca, y aun cuando pertenezcan a un mismo grupo económico, no dejan de ser sujetos de derechos y obligaciones propios.

Importa recordar que, tal como lo dispone el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, a través del registro marcario otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el titular de la marca adquiere el derecho a su uso exclusivo, y del contenido de la fracción XVI, in fine, del citado artículo 90, se desprende que dicha norma, en aras de salvaguardar los derechos de quien obtuvo un registro marcario, exige como requisito para registrar una marca idéntica a otra ya registrada, que la solicitud respectiva sea planteada por el propio titular de la marca registrada con anterioridad, y no por persona distinta.

Además, la propia Ley de la Propiedad Industrial, en su título cuarto "De las marcas y de los avisos y nombres comerciales", capítulo VI "De las licencias y la transmisión de derechos", regula figuras jurídicas como la licencia, la franquicia y la trasmisión de derechos, a través de las cuales el titular de una marca registrada puede conceder a una o más personas los derechos derivados de su registro marcario.

Finalmente, resulta oportuno señalar que entre los supuestos que impiden el registro de una marca, previstos en el multicitado artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, encontramos las fracciones XIII, XV, XV Bis y XVII, las cuales, al igual que la diversa fracción XVI, prevén excepciones a las prohibiciones dirigidas única y exclusivamente a los titulares de los derechos de propiedad industrial.

"Artículo 90. No serán registrables como marca:

"...

"XIII. Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

"...

"XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

"Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

"a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o

"b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o

"c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

"d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

"Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y

"XV Bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

"Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.

"...

"XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado." (El subrayado es nuestro).

En atención a lo decidido en el considerando que antecede sobre el tema jurídico en contradicción, debe prevalecer el criterio de esta Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la tesis que a continuación se redacta y que, en términos de lo dispuesto por el artículo 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, constituye jurisprudencia.

MARCAS. SU REGISTRO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.-La indicada norma legal establece que no es registrable como marca la que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios; asimismo, prevé una excepción a esa regla, consistente en que podrá registrarse una marca idéntica a otra ya registrada, si la solicitud la plantea el mismo titular para aplicarla a productos o servicios similares. Esto es, para obtener el registro de una marca idéntica a otra registrada con anterioridad se requiere que la solicitud la plantee el mismo titular de la marca registrada y que ésta sea para aplicarla a los mismos productos o servicios. Ahora bien, conforme al principio general de derecho relativo a que las leyes que establecen excepciones a las reglas son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía o por mayoría de razón a situaciones diversas de las expresamente previstas, se concluye que la aludida excepción debe interpretarse de manera estricta y aplicarse únicamente a los casos en que la solicitud la plantee el titular de la marca registrada y no para aquellos en que la presente persona distinta, aun cuando esta última exhiba documento a través del cual el titular de la marca registrada expresa su consentimiento para que se otorgue el registro marcario solicitado, y ambos pertenezcan al mismo grupo económico; estimar lo contrario, implicaría que existan dos registros respecto de una marca idéntica, obligando al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a expedir dos títulos a personas distintas sobre una misma marca.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se

resuelve:

Sí existe la contradicción de tesis denunciada.

Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, la tesis sustentada por esta Segunda S., precisada en el último considerando de la presente ejecutoria.

N.; remítase testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados contendientes y a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como la tesis jurisprudencial que se establece en este fallo al Tribunal Pleno y a la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito, a los Jueces de Distrito, en acatamiento a lo previsto por el artículo 195 de la Ley de Amparo, y, en su oportunidad, archívese el toca relativo a la presente contradicción de tesis 347/2011, como asunto concluido.

Así lo resolvió, la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros M.B.L.R., J.F.F.G.S., S.A.V.H., L.M.A.M. y S.S.A.A., presidente de esta Segunda S..

Fue ponente el M.S.S.A.A..

En términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte en su sesión de veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en el artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

__________________

1. De manera ilustrativa, cabe señalar que el artículo 11 del Código Civil Federal establece:

   Artículo 11. Las leyes que establecen excepción a las reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes.

2. V. página 1138 del tomo II del Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, de la Real Academia Española, Madrid, 1992.